Europäische Gemeinschaftsmarken wurden  mit dem Beitritt weiterer Länder automatisch und ohne zusätzliche Kosten auf diese Länder erstreckt. Dort bestehende ältere nationale blieben unberuehrt. Nur wenn ältere Rechte nicht bösgläubig, z.B. nicht in Behinderungsabsicht vor der Erstreckung einer Gemeinschaftsmarke erworben wurden, können sie der Benutzung einer erstreckten Gemeinschaftsmarke entgegen gehalten werden.  Umgekehrt kann eine erstreckte Gemeinschaftsmarke der Benutzung einer Bezeichnung in den Beitrittsländern der Union nicht entgegengehalten werden, wenn die Gemeinschaftsmarke dort beschreibend, ohne Unterscheidungskraft oder eine generische Bezeichnung wäre.

Geschichte des Markenschutzes

In Meyers Großem Konversationslexikon, 6. Auflage 1905 Band 6, Seiten 254 ff kann man zur Geschichte des Markenschutzesunter anderem erfahren, dass bereits zur Zeit der Zünfte im 16. Jahrhundert im Herzogtum Berg (Rheinland) und bereits zuvor in Sheffield (England) Warenzeichen in eine Zeichenrolle eingetragen wurden. Erstmalig wurden Marken in Frankreich durch Gesetz vom 22. Germinal des Jahres XI geschützt. Es folgten Belgien, Österreich 1857, Bayern 1862), Italien 1868, die Vereinigten Staaten, Rußland, England, das 1871 gegründete Deutsche Reich mit einem Reichsgesetz vom 30. November 1874, die Schweiz 1879, die Niederlande und Dänemark 1880, Paraguay und Mexiko 1889. Seit 1887 verlangte der englische Merchandise Marks Act, daß alle in England eingeführten ausländischen Waren mit einer Bezeichnung des Ursprungslandes (z. B. made in Germany) versehen sein mußten. Eine ähnliche Bestimmung bestanden in den Vereinigten Staaten und in Frankreich. Anders als in der deutschen und französischen Gesetzgebung, die den Markenschutz auf das Strafrecht stützen und bei widerrechtlicher Verletzung neben der dem Verletzten zu zahlenden Entschädigung auch Geld- oder Gefängnisstrafe zuließen, schützten England, Nordamerika und Belgien bei Markenverletzungen nur mit privatrechtlichen Ansprüchen auf Unterlassung und Schadenersatz.

In den meisten Ländern der Welt entwickelte sich das Markenrecht ähnlich. Jedermann ist zur Eintragung eines Warenzeichens berechtigt, der in seinem Geschäftsbetrieb zur Unterscheidung seiner Waren von denen anderer sich eines solchen bedienen will. Niemand ist zur Führung eines Warenzeichens verpflichtet. Die Eintragung erfolgt in ein vom jeweiligen Patent- bzw. Markenamt geführtes  Register. Es enthält den Zeitpunkt des Einganges der Anmeldung, die Bezeichnung des Anmelders, der das Zeichen selbst odeer durch Lizenznehmer verwenden will, ein Verzeichnis der Waren und Dienste, für die es bestimmt ist, und eine deutliche Darstellung des Zeichens.

Die Löschung des Zeichens erfolgt entweder jederzeit auf Antrag des Inhabers oder von Amts wegen, wenn seit Anmeldung des Zeichens oder seit der Erneuerung 10 Jahre verflossen sind, oder wenn die Eintragung hätte versagt werden sollen. Unter Umständen kann auch ein Dritter die Löschung beantragen. 

Auf die in das Register eingetragenen und veröffentlichten Warenzeichen hat der Eingetragene ein ausschließliches vererbliches und mit dem Geschäft veräußerliches Recht. Zum Schutze dieses Rechtes besitzt der Geschädigte eine Klage auf Unterlassung der Rechtsverletzung für die Zukunft, eine Klage auf Schadenersatz sowie das Recht, kriminelle Bestrafung und Verurteilung zu einer Buße zu verlangen. Im einzelnen verhält es sich damit folgendermaßen: Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen od. dgl. mit dem Namen oder der Firma eines andern oder mit einem gesetzlich geschützten Warenzeichen widerrechtlich versieht oder dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. Hat er die Handlung vorsätzlich begangen, so wird er außerdem (auf Antrag des Geschädigten) mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft. 

Recherchepflicht zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr

Das Oberlandesgericht Zweibrücken  entschied mit Urteil vom 29.05.2008 - Aktenzeichen 4 U 22/08, dass derjenige, der in derselben Branche unter seinem Familiennamen einen Geschäftsbetrieb eröffne, gemäß §§ 12 UWG  und 15 MarkenG alles Erforderliche und Zumutbare tun müsse, um eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Bezeichnung eines anderen gleichnamigen Firmeninhabers zu verhindern.

Sperrmarken zu Wettbewerbszwecken und Entstehung von Benutzungsmarken

Der Bundesgerichtshof entschied in dem Verfahren - I ZR 190/05 - mit Urteil vom 26. Juni 2008, dass in der Anmeldung einer Marke auf Grund einer Würdigung des Einzelfalls nicht immer eine wettbewerbswidrige Behinderung liegen könne,  wenn zwar die Absicht, die mit der Eintragung eines Zeichens entstehende Sperrwirkung zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen einen Mitbewerber einzusetzen, ein wesentlicher Beweggrund für die Anmeldung einer Marke sei, jedoch der der Anmelder die Marke aber auch für eigene Waren benutzen wolle.

Weieter wurde entschieden, dass für den Erwerb einer Benutzungsmarke es ausreiche, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten - wenn auch namentlich nicht bekannten - Herstellerunternehmen sehe.

Das Gericht ging davon aus, dass den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen nach der ständiger einredeweise entgegengehalten werden könne, dass für den  Markeninhaber Umstände vorliegen können, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung erscheinen ließen. Wer ein Zeichen als Marke anmelde, handele nicht schon deshalb unlauter, weil er wisse, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutze, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes könne jedoch gelten, wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzuträten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen habe eintragen lassen. Sie könnten aber auch darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetze.

Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung sei erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet sei. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliege, diene die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, brauche jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reiche es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv sei. Daher sei die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen.

Vorinstanzen:
LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 03.11.2004 - 2/6 O 245/03 -
OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 11.10.2005 - 11 U 63/04 -

St. Lucia - schutzfähige Marke zur Kennzeichnung von Tee

Das Bundespatentgericht hat in seinem Beschluss vom 4.2.2010 - Aktenzeichen 25 W (pat) 132/09 entschieden, dass vernünftigerweise nicht zu erwarten sei, dass das Zeichen künftig von beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftsangabe für Tee verwendet werden könne. Es war nur zu prüfen, ob mit einer solchen Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geographische Herkunft von Tee erfasst werde. Selbst wenn eine Bezeichnung eines geographischen Ortes, an welchem als Zutat für Teegetränke geeignete Produkte angebaut, hergestellt oder verarbeitet würden, für die Ware "Tee" freihaltebedürftig  wäre, müsste auch bei weiteren Nahrungsmitteln zu entscheiden sein, die in mehreren unterschiedlichen und ggf. auch ungewöhnlichen Kombinationen angeboten und vertrieben würden. Bei einer derartigen weiten  Betrachtung würde das maßgebende Allgemeininteresse an der Freihaltung geographischer Herkunftsangaben überspannt. Denn die Schutzfähigkeit der jeweils angemeldeten Marke sei auch hinsichtlich geographischer Herkunftsangaben anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bemessen. Kämen eine Vielzahl von Produkten als Zutat bzw. Zusatz für Nahrungs- und Genussmittel in Betracht, ohne dass für sie Markenschutz beansprucht werde, erschließe sich eine Verbindung mit einer bestimmten geographischen Herkunft erst mittelbar in mehreren Schritten gedanklicher Analyse konkret beanspruchter Waren zu möglichen Zutaten und Zusätzen und danach zu deren Herkunfts- oder Verarbeitungsorten. Deshalb stelle eine geographische Angabe, die nur die Herkunft solcher Zutaten oder Zusätze bezeichnen könne, in Bezug auf die beanspruchteHauptware keine unmittelbare und hinreichend klare beschreibende Angabe dar.

Im Übrigen ließe sich ein Freihaltungsbedürfnis der Bezeichnung "St. Lucia" für die Ware "Tee" auch aus anderen Gründen nicht bejahen. Aktuell ließe sich nicht
nachweisen, dass Tee im Karibikstaat St. Lucia angebaut oder verarbeitet werde. Die Karibik sei keine teeproduzierende Region. Anders sei dies neben den USA  auf dem amerikanischen Kontinent bei mittelamerikanischen und südamerikanischen Staaten (Guatemala, Ecuador, Peru, Brasilien, Argentinien). Nur in einer Fundstelle (www.gewuerzkarawane.de/tee/teeanbaugebiete.html) sei für die Karibik Jamaika als Teeanbaugebiet ausgewiesen; dort sei aber ausgeführt, dass Teepflanzungen Höhenlagen von 600 – 2800 m benötigten. Dies treffe auf St. Lucia nur sehr bedingt zu (z. B. höchster Punkt 950 m; vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/St_Lucia). Mit Blick auf die Lage, die Geographie und die wirtschaftlichen, insbesondere landwirtschaftlichen Strukturen des karibischen Staates St. Lucia werde davon auszugehen sein, dass dieser auch weiterhin kein Teeanbaugebiet darstellen und dort auch nicht in nennenswertem Umfang Teeverarbeitung stattfinden werde.

Die Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke als geographische Herkunftsangabe sei auch aus anderen Gründen nicht gegeben. "St. Lucia" sei nicht nur der
Name eines Inselstaates in der Karibik, sondern weltweit auch von Orten, Kirchen und anderen Objekten. Darunter befänden sich zwar auch Orte mit diesem Namen, die
in teeproduzierenden Staaten lägen, z. B. zwei Orte namens St. Lucia in Brasilien und zwei weitere Orte gleichen Namens in Ecuador. Es sei aber nicht ersichtlich,
dass insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung und die regionale Infrastruktur für diese Orte ein Freihaltebedürfnis als Produktions- oder Verarbeitungsort von "Tee" zu bejahen sei. Zudem wäre aufgrund der außergewöhnlich hohen Zahl von Orten mit dem Namen "St. Lucia" wohl regelmäßig ein
lokalisierender Zusatz erforderlich, um eine konkrete geographische Herkunft zuordnen zu können.

Der angemeldeten Marke fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ausgehend von den o. g. Ausführungen zum Freihaltungsbedürfnis
könne nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Bezeichnung eine warenbeschreibende Angabe darstelle oder zu der Ware "Tee" einen engen beschreibenden
Bezug aufweise. Es handele sich mit Blick auf diese Ware auch nicht um einen Begriff, der nur als solcher und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden könnte.

Marken sollten nicht von anderen "übernommen" sein

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 10.4.2008 - I ZR 164/05 - audison erneut klargestellt, dass ein inländischer Agent den Schutz gegen treuwidrig übernommene bereits im Ausland geschützte Marken auch nicht über einen Dritten vereiteln darf. Für die Geltendmachung von Ansprüchen aus den §§ 11, 17 MarkenG genüge es, dass der Gesch äftsherr im Zeitpunkt der Agentenanmeldung Inhaber einer ausländischen Anmeldung war, die spätestens im Zeitpunkt der Anspruchsgeltendmachung zur Eintragung geführt hat. Daei stehe die Eintragung der Marke durch einen Strohmann des Agenten der Eintragung der Marke durch den Agenten selbst gleich. Werde eine Agentenmarke auf einen Dritten übertragen, könne der Geschäftsherr die Ansprüche aus §§ 11, 17 MarkenG auch gegenüber dem Dritten geltend machen. Agent oder Vertreter i.S. von §§ 11, 17 MarkenG kann nicht nur der Handelsvertreter sein. Entscheidend sei, dass es sich um einen Vertriebspartner handele, den gegenüber seinem Vertragspartner die Pflicht treffe, dessen Interessen wahrzunehmen. Daran fehle es sowohl bei reinen Güteraustauschverträgen als auch im Verhältnis zwischen Mitgesellschaftern. Ein Agentenverhältnis i.S. von §§ 11, 17 MarkenG sei anzunehmen, wenn zwischen dem Inhaber der ausländischen Marke und dem Vertriebspartner eine Übereinkunft bestehe, nach der dieser  über den bloßen Abschluss reiner Austauschverträge hinaus für den anderen als Vertriebspartner tätig sein solle.

Berufungs- und Revisionsgericht gingen davon aus, dass die Klägerin über eine prioritätsältere ausländische Marke verfüge, obwohl ihre angemeldete italienische Wortmarke „Audison“ erst nach der Anmeldung der deutschen Marke des Agenten und erst nach deren Eintragung in Italien eingetragen worden war. Für die Anwendung der §§ 11, 17 MarkenG genüge es, dass der Geschäftsherr im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke durch den Agenten die ausländische Marke angemeldet hat und dass diese Anmeldung spätestens im Zeitpunkt der Geltendmachung der Ansprüche zur Eintragung geführt hat. Da für die Frage der Agentenmarke die Publizität der Markeneintragung keine Rolle spiele, sei insofern auf den Zeitrang (§ 6 MarkenG) abzustellen, weil die kaum beeinflussbare Bearbeitungsdauer des Markenamts bis zur Eintragung nicht zu Lasten des Geschäftsherrn gehen könne. Der Umstand, dass die Marke ursprünglich nicht für die Agentin, sondern für einen Treuhänder eingetragen worden sei, sei unerheblich, weil nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der Treuhänder als Strohmann für R. F. und dieser seinerseits für die Anmelderin der deutschen Marke tätig geworden sei. Dies stehe einer Eintragung durch die Agentin gleich.

Nach § 11 MarkenG könne eine Marke gelöscht werden, wenn sie „ohne Zustimmung des Inhabers der Marke“ für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden sei. Die Bestimmung des § 17 MarkenG sehe für diesen Fall Ansprüche auf Übertragung der Marke, Unterlassung und Schadensersatz vor. Mit diesen Vorschriften entspreche das Gesetz den Vorgaben des Art. 6septies PVÜ. Der Markeninhaber solle auf diese Weise vor einem ungetreuen Agenten oder Vertreter geschützt werden, der sich eine Marke ei-genmächtig aneigne, die der Geschäftsherr  regelmäßig im Ausland  früher für sich in Anspruch genommen habe und die für den Agenten typischerweise gerade erst durch die Übernahme der Vertretung von Interesse sei. Der besondere Schutz des Markeninhabers beruhe dabei auf der Vorstellung einer auch ohne ausdrückliche Vereinbarung geltenden statusimmanenten Verpflichtung des Agenten oder Vertreters, die Interessen des Geschäftsherrn wahrzunehmen. Er bestehe nach § 152 MarkenG auch für Marken, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet und/oder eingetragen worden seien. Entgegen dem insoweit missverständlichen Wortlaut der §§ 11, 17 MarkenG müsse das Agenten- oder Vertreterverhältnis grundsätzlich zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke durch den Agenten oder Vertreter bestehen. Der im Markengesetz nicht definierte Begriff des Agenten oder Vertreters ist nicht streng rechtlich, sondern wirtschaftlich zu verstehen. Ausreichend, aber grundsätzlich auch erforderlich sei ein Vertragsverhältnis, das zur Wahrnehmung der Interessen des Geschäftsherrn im geschäftlichen Verkehr verpflichtet. Die Verpflichtung zur Interessenwahrnehmung muss dabei allerdings nicht im Mittelpunkt der vertraglichen Beziehungen stehen; eine entsprechende Nebenpflicht i.S. von § 241 Abs. 2 BGB reicht aus. Nach dem Sinn und Zweck der Regelung, die nicht den Agenten, sondern allein den Geschäftsherrn schützen soll, ist auch die Übernahme wechselseitiger Pflichten nicht erforderlich; maßgeblich ist vielmehr, ob sich aus den Beziehungen zwischen den Parteien eine einseitige Interessenbindung des Agenten ergibt, die es diesem verbietet, die Marke ohne Zustimmung des anderen Teils eintragen zu lassen. Reine Güteraustauschverträge reichten dagegen nicht aus; denn der „Kunde“ ist mit Bedacht in die Regelung des Art. 6septies PVÜ nicht mit einbezogen worden.

Wenn eine Anmeldung einer Marke während der Anbahnung eines Agentenverhältnisses zwar als Verletzung vorvertraglicher, auf die Wahrung der Interessen des Geschäftsherrn gerichteter Pflichten angesehen werden und daher Ansprüche aus §§ 11, 17 MarkenG auslösen könne, sei dies aber nur dann der Fall, wenn nachfolgend tatsächlich ein Agentenverhältnis begründet worden sei. Dies scheide bei Verhandlungen über die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft schon deshalb aus, weil zwischen Mitgesellschaftern kein Agentenverhältnis bestehe. Der mögliche Mitgesellschafter des Markeninhabers könne auch bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise regelmäßig nicht als dessen Agent oder Vertreter angesehen werden. Es fehle insofern an einem das Agentenverhältnis kennzeichnenden und immerhin einen gewissen Umfang erreichenden Abhängigkeitsverhältnis zum Geschäftsherrn. Abweichendes könne allein dann gelten, wenn die Parteien trotz entsprechender Bezeichnung der Sache nach nicht über den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags, sondern über eine durch ein Abhängigkeitsverhältnis gekennzeichnete Geschäftsbeziehung verhandelten.

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 25.10.2000 - 34 O 73/00 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.08.2005 - I-20 U 182/00 -

   
Marken dürfen nicht beschreibend sein - sie müssen unterscheidungskräftig sein

Markenschutz und Umgangssprache

Das Wort INDIVIDUELLE  wurde als Wortmarke für Kosmetika, Juwelierwaren  und Bekleidung als unterscheidungskräftig anerkannt (Beschluss des  Bundesgerichtshofs vom  28.6.2001 - I ZB 1/99 (BPatG).  Wenn einer Wortmarke kein für die Waren offensichtlich beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne und handele es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr wegen einer Verwendung in der Werbung stets nur als solches und nicht als  Unterscheidungsmittel verstanden werde, gäbe es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr Unterscheidungseignung und jegliche Unterscheidungskraft fehle. Es sei falsch, an das Vorliegen der Unterscheidungskraft wegen eines Freihaltebedürfnisses einen strengen Prüfungsmaßstab anzulegen. Eintragungshindernisse seien abschließend gesetzlich festgelegt. Lägen ihre Voraussetzungen nicht vor, sei es unzulässig, erhöhte  Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen. Diese könne der Wortmarke INDIVIDUELLE für die angemeldeten Waren nicht abgesprochen werden, weil nicht die weibliche Einzahl- oder die Mehrzahlform des Adjektivs individuell, sondern INDIVIDUELLE in Alleinstellung angemeldet  sei. Es sei kein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache, dass es vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. In Großschreibung und Alleinstellung sei INDIVIDUELLE ungewöhnlich. Seine Bedeutung sei unscharf und interpretationsbedürftig. Deshalb könne sich die Wortmarke INDIVIDUELLE auf Waren oder Dienste beziehen, zu deren Kennzeichnung die Marke verwandt werden solle. Sie könne dabei die Bedeutung auf den einzelnen Menschen zugeschnittener Bedürfnisse und Verhältnisse haben oder im Sinne von eigenartig, eigentümlich verstanden werden. INDIVIDUELLE könne sich auch auf die Abnehmer beziehen und sie als Einzelpersönlichkeiten oder persönlich eigenartig kennzeichnen. Schließlich könne INDIVIDUELLE auch im Sinne von einem einzelnen gehörig aufzufassen sein. In Alleinstellung sei der Wortmarke INDIVIDUELLE ohne Hinzufügung weiterer Angaben kein eindeutig beschreibender Inhalt zu entnehmen. Vielmehr müßten weitere Wörter hinzugefügt werden, um dem Wort eine eindeutig beschreibende Aussage beizulegen. Es bestehe auch kein absolutes Freihaltebedürfnis, weil die Marke nicht ausschließlich aus Angaben bestünde, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder des Wertes sowie zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen könnten.  INDIVIDUELLE enthalte in Alleinstellung wegen Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit keine im Vordergrund stehende warenbezogene beschreibende Aussage, die sich auf eine für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der angemeldeten Waren bezöge. Die nur abstrakte Eignung zur Eigenschaftsangabe reiche nicht aus, ein Freihaltebedürfnis zu begründen.

Das Zeichen MEHR FÜR IHR GELD wies der Europäische Gerichtshof - Aktenzeichen T-281/02 – am 30.6.2004 als Gemeinschaftswortmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft zurück. Es sollte zur Kennzeichnung von Waren und Diensten in den Klassen 3, 29, 30 und 35 eingetragen werden. Zeichen ohne Unterscheidungskraft seien von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie ungeeignet seien, auf die Herkunft der Waren oder Dienste hinzuweisen, damit der Verbraucher  bei späteren Erwerb oder  Inanspruchnahme seine Entscheidung davon abhängig machen könne, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habe. Dies sei bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der Waren oder Dienste üblicherweise verwendet würden.  Zwar sei die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben bestehe, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Diensten verwendet würden, zwar nicht ausgeschlossen, jedoch sei ein Zeichen, das andere Funktionen als die einer Marke erfülle, nur unterscheidungskräftig, wenn es als unmittelbarer Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Diensten wahrgenommen werden könne, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienste ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden könnten. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens könne nur im Hinblick auf Waren oder Dienste, für die Eintragung angemeldet werde, und aus der Sicht der maßgebenden Verkehrskreise beurteilt werden. Wenn die angemeldeten Waren für alle Verbraucher bestimmte Drogerieartikel und gewöhnliche Verbrauchsgüter seien, seien die angesprochenen Verkehrskreisen durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher. Sie bildeten ein deutschsprachiges Publikum, da das angemeldete Zeichen aus Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzt sei. Daher fehle dem beanspruchten Slogan das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft, da er lediglich als Hinweis auf die Art und Beschaffenheit der angebotenen Waren verstanden werde und nicht als Marke mit betriebskennzeichnendem Herkunftshinweis, weil das angemeldete Zeichen als übliche und gewöhnliche Wortbildung wegen Fehlens zusätzlicher kennzeichnungskräftiger Bestandteile jeder Unterscheidungskraft ermangele. Das angemeldete Zeichen werde von den angesprochenen Verkehrskreisen sofort als einfache Werbeformel oder als Slogan aufgefasst, die darauf hindeuteten, dass die fraglichen Waren im Verhältnis zu Konkurrenzprodukten für den Verbraucher qualitativ oder quantitativ günstiger seien. Insoweit habe der Bestandteil mehr einen anpreisenden und werbenden Charakter, der die positiven Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen herausstellen solle, für deren Präsentation er verwendet werde. Unbeachtlich sei, dass der Verbraucher über Inhalt oder Art der angebotenen Waren nicht informiert werde, wenn er nicht wisse, um was für ein ,Mehr es sich handele. Das Fehlen der Unterscheidungskraft könne bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware hinweise, das deren Verkehrswert betreffe und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthalte, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen werde. Auch erlange das Zeichen MEHR FÜR IHR GELD nicht dadurch Unterscheidungskraft, dass es keine Informationen über die Art der bezeichneten Waren enthalte. 

POST und Markenschutz

Das Bundespatentgericht entschied am 11. April 2007 unter dem Aktenzeichen 26 W (pat) 29/06, dass das Wort „POST“ für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von Briefen, Paketen und anderen Gütern eine schutzunfähige Angabe im Sinne des § 8 Markengesetz sei. Für die Überwindung eines deratigen absoluten Schutzhindernisses durch Verkehrsdurchsetzung sei die Glaubhaftmachung von Tatsachen erforderlich, die eine Benutzung der Marke als Marke durch den Anmelder erkennen liessen. Eine Verwendung durch Dritte, zum Beispiel in redaktionellen Beiträgen über den Anmelder oder auf von Dritten aufgestellten Hinweisschildern, stelle keine solche Benutzung dar.

Die Bestimmung des erforderlichen Verkehrsdurchsetzungsgrades dürfe zwar nicht von dem Grad des an der fraglichen Angabe bestehenden Freihaltungsbedürfnisses abhängig gemacht werden, jedoch sei bei seiner Bestimmung der spezifische Charakter der Bezeichnung  zu berücksichtigen. An den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer Gattungsbezeichnung als Marke eines bestimmten Unternehmens seien strenge Anforderungen zu stellen. Dies gelte besonders dann, wenn die Verkehrsauffassung maßgeblich von einem jahrzehntelang bestehenden Angebotsmonopol bestimmt sei, das es dem Verkehr nahe lege, die Gattungsbezeichnung mit dem einzigen Anbieter der fraglichen Dienstleistungen in Verbindung zu bringen, ohne darin zugleich einen Herkunftshinweis zu sehen.  Erforderlich sei in einem solchen Fall eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in allen beteiligten Verkehrskreisen. 

Die Feststellung einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung lasse nur einen unbedeutenden rechnerischen Abschlag von der einhelligen, mit anderen Worten ausnahmslosen, Durchsetzung zu. Hierfür und für den Nachweis eines Bedeutungswandels von einer glatt beschreibenden Angabe zu einem Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen reichten Zuordnungsgrade von weniger als 85% jedenfalls im Fall eines vorangegangenen und teilweise noch fortbestehenden Angebotsmonopols nicht aus.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte die Marke gelöscht, soweit sie für Druckereierzeugnisse, Gegenstände für die Durchführung von Lotterien, Beratung von Glücksspielern und Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen eingetragen war. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hatte das Bundespatentgericht die Marke zusätzlich für die Waren „Lotteriespiele“ und die Dienstleistungen „Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen“ gelöscht.  Die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde wies der Bundesgerichtshof zurück, weil der Eintragung der Bezeichnung „Lotto“ als einer beschreibenden Sachangabe für bestimmte Glücksspiele ein Eintragungshindernis entgegenstehe, das nur dadurch überwunden werden könnte, dass sich die Bezeichnung „Lotto“ im Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und damit als Marke durchgesetzt habe.  Eine Verkehrsdurchsetzung liesse sich jedoch dem Parteivorbringen und den eingeholten und von den Parteien vorgelegten Verkehrsbefragungen nicht entnehmen. Für die Beantwortung der Frage, ob sich der Gattungsbegriff „Lotto“ in einen Hinweis auf den Veranstalter des jeweiligen Lotteriespiels gewandelt habe, sei nicht allein auf das Verständnis der Lottospieler abzustellen, sondern auf das aller Verbraucher, an die sich das Angebot von Lotteriespielen richte. Es sei auch zu berücksichtigen, dass das Wort „Lotto“ ein Begriff sei, der wesentliche Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe. Bei solche Produktbezeichnungen komme eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis nur in Betracht, wenn überwiegende Teile der angesprochenen Verkehrskreise in ihnen Hinweise auf die Herkunft des Spiels von einem bestimmten Veranstalter und nicht auf das veranstaltete Spiel sähen. Auch wenn Verbraucher „Lotto“ mit den staatlichen Lotteriegesellschaften in Verbindung brächten, sei dies kein zwingender Beweis für einen Bedeutungswandel von einer beschreibenden Angabe zu einem Herkunftshinweis, weil sich eine solche Assoziation ohne weiteres damit erklären lasse, dass die staatlichen Lotteriegesellschaften im Inland über ein Monopol zur Veranstaltung solcher Spiele verfügten und daher vor allem Spiele wie die von den Lotteriegesellschaften veranstalteten Lottospiele mit diesem Gattungsbegriff bezeichnet würden. 

Produktform und dreidimensionaler Markenschutz

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 12.08.2004 - Aktenzeichen:  I ZB 1/04 entschieden, dass bei einem Bildzeichen, das nur aus der photographischen Abbildung des Gegenstands, auf den sich die Dienste beziehen, für die  Markenschutz beansprucht werde,  regelmäßig jegliche Unterscheidungskraft fehle. Rufe es für die Dienste, für die Eintragung beantragt sei, positive Assoziationen hervor, welche die Art der Dienstleistung nur vage umschrieben,  reiche dies anders als bei einer wörtlichen Beschreibung von Diensten, für die Annahme eines Eintragungshindernisses nicht aus. Fasse der Verkehr ein Bildzeichen als Bezeichnung eines Orts auf, an dem die Dienste, für die der Schutz beantragt sei, erbracht würden, fehle ihm jegliche Unterscheidungskraft. Der Bundesgerichtshof ging davon aus, dass Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende konkrete Eignung sei, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, weil die Hauptfunktion der Marke darin bestehe, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Hierbei sei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, wobei jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreiche.

Bei sich in bloßer Abbildung der zu kennzeichnenden Waren erschöpfenden Bildzeichen werde im allgemeinen die erforderliche konkrete Unterscheidungseignung fehlen. Soweit Elemente eines Bildzeichens nur typische Merkmale der zu kennzeichnenden Waren darstellten oder sich in einfachen dekorativen Gestaltungsmitteln erschöpften, an die sich der Verkehr durch häufige Verwendung gewöhnt habe, werde einem Zeichen wegen seines nur beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Weise das  Zeichen nicht nur Darstellungen  von  Merkmalen, die für die Ware typisch oder nur von dekorativer Art seien, sondern weitere charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr Hinweise auf die betriebliche Herkunft sehe, könne die Unterscheidungskraft nicht verneint werden. Dies gelte  auch für Bildzeichen, welche die Herkunft der Dienste bezeichnen sollen. Auch hier sei zu fragen, ob das Bildzeichen in der Bildsprache die Dienstleistung selbst oder einzelne ihrer Merkmale beschreibe oder ob es darüber hinausgehende graphische Gestaltungselemente enthalte, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehe.

Bundesverfassungsgericht zur Schutzfähigkeit einer dreidimensionellen Marke für Verpackungszwecke

Zitierung: BVerfG, 1 BvR 3365/08 vom 4.2.2009, Absatz-Nr. (1 - 14), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090204_1bvr336508.html

In dem  Verfahren - 1 BvR 3365/08 - über eine Verfassungsbeschwerde gegen einen am 5. Oktober 2007 zugestellten Beschluss des Bundespatentgerichts - 26 W (pat) 22/05 -
hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG am 4. Februar 2009 einstimmig beschlossen, die  Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen.

Das Bundespatentgericht hatte in einem markenrechtlichen Rechtsstreit auf Antrag eines Zigarettenherstellers die Löschung einer dreidimensionalen Marke in der Form einer achteckig gestalteten Zigarettenschachtel eines Wettbewerbers angeordnet, weil die Marke nach § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) löschungsreif sei, da ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Unterscheidungskraft besitze eine Marke nur dann, wenn sie geeignet sei, die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen kommend zu kennzeichnen. Zwar dürfe die Prüfung bei dreidimensionalen Marken nicht strenger als bei den anderen Markenkategorien ausfallen. Da aber davon auszugehen sei, dass der Verkehr aus der Form der Ware oder aus der Verpackung gewöhnlich nicht auf die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke schließen werde, besitze eine Marke nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) nur dann Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweiche und deshalb vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als Herkunftshinweis aufgenommen werde. Eine erhebliche Abweichung der angemeldeten Form von den branchenüblichen Grundformen werde allein durch die achteckige Gestaltung nicht erreicht, da sie sich von der viereckigen Packungsform nur geringfügig abhebe und als modernisierte, verschönerte und gefälligere Form des bereits bekannten Verpackungsdesigns präsentiere, die dem Durchschnittsverbraucher mangels augenfälliger Abweichungen vom bekannten Formenschatz nicht als Herkunftshinweis gegenübertrete. Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.

Mit der Verfassungsbeschwerde wurde eine Verletzung des Grundrechts auf wirkungsvollen Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) und des Rechts auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) gerügt. Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde beruhe auf einer grundsätzlichen Verkennung der grundrechtlichen Anforderungen an die Auslegung und Anwendung der Vorschriften des Prozessrechts über den Zugang zur Rechtsbeschwerdeinstanz. Die Rechtsbeschwerde hätte wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen werden müssen (§ 83 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG). Entgegen dem Bundespatentgericht vertrete der Bundesgerichtshof die Auffassung, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei ein großzügiger Maßstab anzulegen, das heißt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Im Hinblick auf diese Rechtsprechungsdivergenz ließen auch die vom Bundespatentgericht angeführten Entscheidungen des EuGH die Notwendigkeit einer Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht entfallen. Darüber hinaus beträfen die Entscheidungen des EuGH eine andere Fallkonstellation, nämlich dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware selbst bestünden, oder solche, die aus der Verpackung bestünden, dabei allerdings aus mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs seien. Es sei keineswegs zwingend, diese Rechtsprechung auf Fälle der vorliegenden Art zu übertragen.

Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Fragen aufwerfe (§ 93a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG). Die Annahme sei auch nicht zur Durchsetzung der als verletzt gerügten Rechte der Beschwerdeführerin angezeigt, weil die Verfassungsbeschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Es sei weder eine Verletzung des hinsichtlich des Verfahrens der Markenanmeldung oder -löschung aus Art. 19 Abs. 4 GG abzuleitenden Gebots wirkungsvollen Rechtsschutzes noch des Rechts auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG erkennbar.

Effektiver Rechtsschutz umfasse nicht nur das Recht auf Zugang zu den Gerichten sowie auf eine verbindliche Entscheidung durch den Richter aufgrund einer grundsätzlich umfassenden tatsächlichen und rechtlichen Prüfung des Streitgegenstandes, sondern das Gebot effektiven Rechtsschutzes beeinflusse auch die Auslegung und Anwendung der Bestimmungen, die für die Eröffnung eines Rechtswegs und die Beschreitung eines Instanzenzugs von Bedeutung seien wie § 83 Abs. 2 MarkenG. Habe sich der Gesetzgeber für die Eröffnung einer weiteren Instanz entschieden und sehe die betreffende Prozessordnung dementsprechend ein Rechtsmittel vor, so dürfe der Zugang dazu nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden. Grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liege nur  vor, wenn die Rechtssache eine entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage aufwerfe, die sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stellen könne und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an einer einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts berühre. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung sei die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zuzulassen,  wenn das Bundespatentgericht in einer entscheidungserheblichen Rechtsfrage von einer Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs, eines anderen Senats des Bundespatentgerichts oder eines vergleichbaren Instanzgerichts abweiche, wenn schwer erträgliche Unterschiede in der Rechtsprechung entstünden oder fortbestünden, die nicht den Charakter einer Divergenz im herkömmlichen Sinn hätten, oder wenn im Interesse der Fortbildung des Rechts eine weitere höchstrichterliche Differenzierung der Rechtsprechung für geboten gehalten werde. Die Einheitlichkeit der Rechtsprechung sei nicht berührt, wenn unter Zugrundelegung des gleichen Rechtssatzes lediglich dessen tatsächliche Voraussetzungen im Einzelfall abweichend bewertet würden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei es jedenfalls von Verfassungs wegen vertretbar, die entscheidungserhebliche Frage, welche Kriterien für die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzulegen seien, für höchstrichterlich geklärt zu halten, ohne einen Widerspruch zwischen den Maßstäben des EuGH und denen des Bundesgerichtshofs anzunehmen. Ebenso sei es vertretbar und nicht sachfremd, die bislang ergangene Rechtsprechung des EuGH zur Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken auf den Streitfall zu übertragen. Divergenzen ergäben sich nur in der Anwendung auf den Einzelfall; sie erforderten nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Aus denselben Gründen sei auch Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht verletzt.

Gemeinschaftswortmarke FUN nicht beschreibend

Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (Erste Kammer) hat mit Urteil vom 2. Dezember 2008 in der Rechtssache T‑67/07 entschieden, dass eine Wortmarke FUN als Gemeinschaftsmarke zur Kennzeichnung von „Motorlandfahrzeugen und Teilen und Zubehör hierfür"  eingetragen werden könne.  Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 seien nur Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestünden, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware oder  Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.  Von dieser Regel würden Zeichen erfasst, die ungeeignet seien, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb die gleiche Wahl zu treffen, wenn er gute Erfahrungen bzw. eine andere Wahl zu treffen, wenn er schlechte Erfahrungen gemacht habe.

Unter diese Regel fielen Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Ware oder Dienstleistung  unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Deshalb falle ein Zeichen nur dann unter das genannte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweise, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermögliche, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der Waren- oder Dienstleistungsart oder eines ihrer Merkmale zu erkennen.  Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter habe, könne daher nur für die betroffenen Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Verständnisses, das die Verbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen als betroffene Verkehrskreise von ihm hätten, beurteilt werden.

Im vorliegenden Fall handele es sich bei den Waren, für die die Wortmarke FUN angemeldet wurde, um „Motorlandfahrzeuge und Teile und Zubehör hierfür“. Das maßgebliche Publikum bestehe aus englischsprachigen Verbrauchern zwischen 18 und 70 Jahren in den Altersklassen  der an Motorlandfahrzeugen sowie deren Teilen und Zubehör interessierten Personen. Da das englische Wort „fun“ „Vergnügen“ oder „Quelle des Vergnügens“ bedeute, habe sich die Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes auf zwei weitere Aussagen, nämlich „das Auto hat ein spaßiges Design“ und „das Auto ist besonders angenehm zu fahren“, gestützt, die weit über die Bedeutung der angemeldeten Marke hinausgingen. Nach ihren Feststellungen würde das Wort „fun“ im Zusammenhang mit einem Motorlandfahrzeug vom maßgeblichen Publikum als Hinweis, dass das Fahrzeug ein spaßiges Design habe oder angenehm zu fahren sei, verstanden.