CLINAIR und CLINA sind  verwechselbar

Die Sechste Kammer des Europäischen Gerichts hat mit Urteil vom 11. November 2009 in der Rechtssache T-150/08 entschieden, dass die Anmeldung einer Gemeinschaftswortmarke Clina mit der älteren Gemeinschaftswortmarke CLINAIR verwechselt werden kann, weil bei Identität oder hochgradiger Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und unter Berücksichtigung des Umstands, dass die ältere Marke eine Gemeinschaftsmarke ist und die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren gängige Verbrauchsartikel sind, zunächst davon auszugehen ist, dass das für die Untersuchung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Schutzgebiet das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft ist und dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um das allgemeine Publikum handelt, d. h. um den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken ähnlich, wenn sie aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte, d. h. des bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekts, mindestens teilweise übereinstimmen. 

Zum visuellen Vergleich ist festzustellen, dass die angemeldete Marke vollständig in der Weise in der älteren Marke enthalten ist, dass die ersten fünf Buchstaben („Clina“) der beiden Marken übereinstimmen, wobei die ältere Marke zusätzlich noch die Buchstaben „ir“ enthält. Dieser gemeinsame Zeichenteil bewirkt eine erhebliche visuelle Ähnlichkeit der Marken, zumal der Verkehr dem Anfang einer Marke regelmäßig höhere Aufmerksamkeit schenkt. Aus diesen Feststellungen folgt, dass zwischen den beiden Zeichen eine hochgradige visuelle Ähnlichkeit besteht.

Zum klanglichen Vergleich ist zutreffend, dass der Endbuchstabe „r“ in vielen Sprachen der Gemeinschaft kaum betont und als Verlängerung des davor stehenden Vokals hörbar wird. Sollte der Buchstabe „r“ den klanglichen Eindruck der Endsilbe der Marke CLINAIR mitprägen, hat seine schwache Betonung doch zur Folge, dass er sich auf die Aussprache Letzterer nicht erheblich auswirkt. Daraus folgt zum einen, dass deren Sprechlänge hierdurch nicht beeinflusst wird, und zum anderen, dass der gemeinsame Bestandteil „Clina“ zu einer klanglichen Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken führt. Es ist deshalb von einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen auszugehen.

 Zum begrifflichen Vergleich hatte die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, ein solcher Markenvergleich nicht möglich sei, da beide Marken aus Fantasiewörtern bestünden und daher die klangliche und schriftbildlichen Ähnlichkeit nicht durch einen unterschiedlichen Begriffsinhalt beeinflusst werde. Zwar sei eine Neutralisierung der visuellen und phonetischen Ähnlichkeit durch begriffliche Unterschiede möglich, jedoch sei hierzu erforderlich, dass zumindest eine der betreffenden Marken in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass diese Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können, und dass die andere Marke keine solche oder eine ganz andere Bedeutung hat.

Im vorliegenden Fall geht den einander gegenüberstehenden Zeichen nicht jede Bedeutung ab, weil ihnen der Bestandteil „Clin“ gemeinsam ist, der eine gewisse Aussagekraft hat, da er auf das englische Adjektiv „clean“ (sauber) Bezug nimmt, auch wenn dieser Bestandteil in der Marke CLINAIR leichter erkennbar ist als in der Marke Clina. Außerdem folgt dem Bestandteil „Clin“ in der älteren Marke der Bestandteil „air“ (Luft) nach, mit dem er ein Wort formt, das mit der der englischen Wortkombination „clean air“ in Verbindung gebracht werden kann und das, anders als die angemeldete Marke Clina, Vorstellungen wie die der Sauberkeit von Luft erweckt, die geeignet sind, von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit englischer Muttersprache oder zumindest hinreichenden Englischkenntnissen verstanden zu werden. Die Marke CLINAIR hat daher einen Bedeutungsgehalt, der Vorstellungen hervorruft, die von diesen Verkehrskreisen verstanden werden können. Da der Bestandteil „Clin“  den gegenüberstehenden Zeichen gemeinsam ist und das englische Adjektiv „clean“ (sauber) hervorruft, ist  er jeden begrifflichen Unterschied abzuschwächen geeignet. Außerdem ist die bildliche und klangliche Ähnlichkeit der beiden Marken für die maßgeblichen Verkehrskreise sehr ausgeprägt, sodass ein etwaiger begrifflicher Unterschied Gefahr Gefahr läuft, ihrer Aufmerksamkeit zu entgehen. Der begriffliche Inhalt des älteren Zeichens ist somit nicht geeignet, die bildliche und klangliche Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen zu neutralisieren und festzustellen, dass die die einander gegenüberstehenden Marken hochgradig ähnlich sind und dass die bildliche und klangliche Ähnlichkeit nicht durch einen unterschiedlichen Begriffsinhalt der Zeichen beeinflusst wird.

 Zur umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ging das Gericht davon aus, dass nach ständiger Rechtsprechung die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt. Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, genießen daher einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Jedoch ist zu beachten, dass auch im Fall einer Marke mit nur geringer Kennzeichnungskraft wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen und der betreffenden Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehen kann. Das ist dann der Fall, wenn der Ähnlichkeitsgrad der mit den Marken gekennzeichneten Waren und der Ähnlichkeitsgrad der Marken zusammen betrachtet hoch genug sind, um das Vorliegen von Verwechslungsgefahr annehmen zu können.

Ergibt sich aus der obigen Prüfung, dass die fraglichen Waren identisch oder hochgradig ähnlich sind und die einander gegenüberstehenden Zeichen einen hohen Grad visueller und phonetischer Ähnlichkeit aufweisen, der nicht durch einen etwaigen begrifflichen Unterschied neutralisiert werden kann, sowie die fraglichen Waren solche des täglichen Bedarfs sind, ist bei den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht mit einem erhöhten Grad von Aufmerksamkeit zu rechnen. Unter diesen Umständen besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten und der älteren Marke, sodass die Klage abzuweisen war.



PRESSEMITTEILUNG Nr. 49/09
7. Mai 2009
Urteil des Gerichts erster Instanz in der Rechtssache T-185/07
Calvin Klein Trademark Trust / HABM


CK CREACIONES KENNYA  und  CK CALVIN KLEIN

Das Gericht verneinte eine Verwechslungsgefahr, weil die fehlende Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr für den Verbraucher ausschließt.

Im Oktober 2003 meldete das spanische Unternehmen Zafra Marroquineros, SL, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Marke CK CREACIONES KENNYA an. Das Unternehmen Calvin Klein Trademark Trust legte gegen die Eintragung der angemeldeten Marke Widerspruch mit der Begründung ein, dass für den Verbraucher die Gefahr einer Verwechslung mit ihrer eigenen Marke bestehe. Das HABM wies den Rechtsbehelf zurück, da es der Auffassung war, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen hinreichende Unterschiede bestünden, um eine Verwechslungsgefahr für das Publikum auszuschließen.
Das Gericht erinnert zunächst daran, dass nach der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die Eintragung einer Marke ausgeschlossen ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Diese Gefahr ist umso größer, je höher die Unterscheidungskraft der älteren Marke ist. Im vorliegenden Fall ist die Identität der in Rede stehenden Waren – u. a. Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Reise- und Handkoffer – unstreitig.
Sodann untersucht das Gericht im Hinblick auf die Beurteilung einer etwaigen Verwechslungsgefahr die Ähnlichkeit der Zeichen. Die Bildzeichen, die Gegenstand der älteren Eintragungen sind, setzen sich aus den Buchstaben „ck“ zusammen, die in Groß- und Druckbuchstaben geschrieben sind, und enthalten außerdem die Wörter „calvin klein“. Die
angemeldete Marke ist eine Wortmarke, die sich aus drei Bestandteilen zusammensetzt, nämlich der Buchstabengruppe „ck“, gefolgt von den Wörtern „creaciones“ und „kennya“. Nach Auffassung des Gerichts nehmen die Wörter „creaciones kennya“ wegen ihrer Größe eine stärkere Stellung ein als die Buchstabengruppe „ck“ und bilden eine syntaktische, begriffliche Einheit, die die Marke in ihrer Gesamtheit dominiert. Zudem entspricht der Bestandteil „ck“ den Anfangsbuchstaben der Wörter „creaciones“ und „kennya“, die damit seine Herkunft festlegen und sein Vorhandensein erklären. Seiner Darstellung nach hat der Bestandteil „ck“ folglich gegenüber dem Bestandteil „creaciones kennya“ akzessorische Bedeutung.

In visueller Hinsicht wird die angemeldete Marke durch den Bestandteil „creaciones kennya“ dominiert. Die bloße visuelle Ähnlichkeit zwischen dem einzigen oder dominanten Bildbestandteil „ck“ der älteren Marken und dem Bestandteil „ck“ der angemeldeten Marke reicht nicht aus, um eine visuelle Ähnlichkeit zwischen den streitigen Marken zu schaffen.

In klanglicher Hinsicht sind die streitigen Marken nicht ähnlich, weil auf die älteren Marken mit der Buchstabengruppe „ck“ Bezug genommen wird, während für die angemeldete Marke entweder nur die Wörter „creaciones kennya“ oder der gesamte Ausdruck „ck creaciones kennya“ verwendet wird.
In begrifflicher Hinsicht geht die Buchstabengruppe „ck“ im Fall der angemeldeten Marke auf die Wörter „creaciones kennya“ zurück, während sie sich im Fall der älteren Marken, auf den bekannten Modeartikelhersteller und Modeschöpfer Calvin Klein bezieht.
Nach Auffassung des Gerichts zeigt diese Prüfung der Marken in visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht, dass der durch die älteren Marken hervorgerufene Gesamteindruck durch den einzigen Bestandteil „ck“ dominiert wird, während der durch die beantragte Marke hervorgerufene Gesamteindruck durch den Bestandteil „creaciones kennya“ dominiert wird.

Bundesgerichtshof
Mitteilung der Pressestelle
vom 28.5.2009
Nr. 117/2009



GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
PRESSEMITTEILUNG Nr. 35/09
23. April 2009
Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-59/08
Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)

DER INHABER EINER MARKE KANN SICH DEM WEITERVERKAUF SEINER PRESTIGEWAREN DURCH DISCOUNTER WIDERSETZEN

Dies gilt insbesondere, wenn der Discounter von einem Lizenznehmer unter Verstoß gegen den Lizenzvertrag beliefert wurde und dieser Verstoß den Prestigecharakter schädigt, der diesen Waren eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht.

 Im Jahr 2000 schloss Dior mit der Société industrielle lingerie (SIL) einen Markenlizenzvertrag für die Herstellung und den Vertrieb von Miederwaren unter der Marke Christian Dior. Dieser Vertrag sieht vor, dass sich SIL zum Zweck der Erhaltung des Bekanntheitsgrads und des Ansehens der Marke verpflichtet, diese Waren u. a. nicht ohne schriftliche Genehmigung von Dior an Discounter zu verkaufen, die nicht dem selektiven Vertriebsnetz angehören, und dass sie alle Vorkehrungen zu treffen hat, um die Einhaltung dieser Bestimmung bei ihren Auslieferern und Einzelhändlern durchzusetzen.

Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten verkaufte SIL mit der Marke Dior versehene Waren an die Gesellschaft Copad, die als Discounter tätig ist. Da Dior der Ansicht war, dieser Weiterverkauf sei nach dem Vertrag verboten, erhob sie gegen SIL und Copad Klage wegen Markenrechtsverletzung. Die Weiterverkäufer beriefen sich dagegen auf die Erschöpfung des Rechts von Dior an ihrer Marke, da die Waren mit der Zustimmung von Dior innerhalb des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) in den Verkehr gebracht worden seien.

Die französische Cour de cassation, die letztinstanzlich mit dem Rechtsstreit befasst ist, fragt den Gerichtshof, wie die Richtlinie 89/104 über die Marken1 insbesondere dann auszulegen ist, wenn der Lizenznehmer eine Bestimmung des Lizenzvertrags missachtet hat, nach der der Verkauf an Discounter außerhalb des selektiven Vertriebsnetzes aus Gründen des Ansehens der Marke untersagt ist.

Der Gerichtshof stellt zunächst fest, dass der Markeninhaber die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen kann, der gegen eine Bestimmung des
Lizenzvertrags verstößt, nach der aus Gründen des Ansehens der Marke der Verkauf von Waren an Discounter untersagt ist, sofern nachgewiesen ist, dass dieser Verstoß aufgrund der besonderen Umstände im Fall des Ausgangsverfahrens den Prestigecharakter schädigt, der diesen Waren eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht.

Die Richtlinie erlaubt es dem Inhaber einer Marke nämlich, die Rechte aus der Marke gegen den Lizenznehmer geltend zu machen, wenn dieser gegen bestimmte Klauseln des Lizenzvertrags verstößt, die in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie genannt sind, darunter insbesondere solche, die die Qualität der Waren betreffen. Die Qualität von Prestigewaren beruht nicht allein auf ihren materiellen Eigenschaften, sondern auch auf ihrem Prestigecharakter, der ihnen eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht. In dieser Hinsicht ist ein selektives Vertriebssystem wie das hier in Rede stehende, das insbesondere hinsichtlich der Bestimmung des Kundenkreises, der Werbung, der Darstellung der Waren und der Geschäftspolitik sicherstellen soll, dass die Waren in den Verkaufsstellen in einer ihren Wert angemessen zur Geltung bringenden Weise dargeboten werden, geeignet, zum
Ansehen der fraglichen Waren und somit zur Wahrung ihrer luxuriösen Ausstrahlung beizutragen.

Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkauf von Prestigewaren durch den Lizenznehmer an Dritte, die nicht dem selektiven Vertriebsnetz angehören, die Qualität dieser Waren selbst beeinträchtigt, so dass in diesem Fall eine Vertragsklausel, die diesen Verkauf untersagt, als in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallend angesehen werden muss. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob der Verstoß des Lizenznehmers gegen eine Bestimmung wie diejenige, um die es im vorliegenden Fall geht, unter Berücksichtigung der Umstände des von ihm zu entscheidenden Rechtsstreits die luxuriöse Ausstrahlung von Prestigewaren schädigt und damit ihre Qualität beeinträchtigt.

Weiter führt der Gerichtshof aus, dass der Verkauf, der unter Missachtung einer Bestimmung erfolgt ist, nach der der Weiterverkauf an Discounter außerhalb des selektiven Vertriebsnetzes untersagt ist, im Sinne der Richtlinie als ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgt angesehen werden kann, wenn nachgewiesen ist, dass eine solche Zuwiderhandlung gegen eine der Bestimmungen verstößt, die in der Richtlinie genannt sind.

Zwar muss das Inverkehrbringen von mit der Marke versehenen Waren durch einen Lizenznehmer grundsätzlich als mit der Zustimmung des Markeninhabers erfolgt angesehen werden, der Lizenzvertrag kommt jedoch keiner absoluten und unbedingten Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Waren durch den Lizenznehmer gleich.

Die Richtlinie räumt dem Markeninhaber nämlich ausdrücklich die Möglichkeit ein, seine Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend zu machen, wenn dieser gegen bestimmte Klauseln des Lizenzvertrags verstößt.

Somit ist die Richtlinie dahin auszulegen, dass das unter Missachtung einer Bestimmung des Lizenzvertrags erfolgte Inverkehrbringen von mit der Marke versehenen Waren durch den Lizenznehmer der Erschöpfung des Rechts, das die Marke ihrem Inhaber verleiht, im Sinne des der Richtlinie entgegensteht, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bestimmung einer der in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie genannten Bestimmungen entspricht.

Schließlich ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die Schädigung des Rufes der Marke für einen Markeninhaber grundsätzlich ein berechtigter Grund im Sinne der Richtlinie sein
kann, sich dem Wiederverkauf der Prestigewaren zu widersetzen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden.

1 Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989 L 40, S. 1) in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994 L 1, S. 3) geänderten Fassung.



Bundesgerichtshof entscheidet Streit über die Marke DAX  -  Commerzbank darf DAX als Bezugswert für Wertpapiere verwenden

Der Bundesgerichtshof hat am 30. April 2009 über die Verwendung des Aktienindex als Bezugswert für Optionsscheine entschieden.
Die Deutsche Börse AG berechnet und veröffentlicht den Deutschen Aktienindex DAX. Sie ist Inhaberin der Wortmarke DAX, die u. a. für Börsenkursnotierungen und die Ermittlung eines Aktienindex eingetragen ist. Die Commerzbank emittiert auf den DAX bezogene Optionsscheine, bei denen ein Zahlungsanspruch begründet wird, dessen Höhe vom jeweiligen Stand des DAX abhängt. Über diese Verwendung des DAX hatten die Parteien 2001 einen Lizenzvertrag geschlossen. Nachdem die Commerzbank diesen Vertrag gekündigt hatte, kam es zu Auseinandersetzungen darüber, ob die Commerzbank auch ohne Lizenzierung die Bezeichnung DAX als Bezugswert für ihre Finanzprodukte benutzen darf.
Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht bejaht. Die Deutsche Börse könne die Verwendung der Bezeichnung DAX nicht aus ihrem Markenrecht untersagen, weil die Benutzung eine die Leistung der Commerzbank beschreibende Angabe darstelle, die nicht gegen die guten Sitten verstoße (§ 23 Nr. 2 MarkenG). Den Banken sei es nicht verwehrt, auf den Index zu verweisen, der die für den deutschen Finanzplatz bedeutendsten Aktien repräsentiere. In dieser Bezugnahme liege auch keine unlautere Ausnutzung des guten Rufs der Bezeichnung DAX. Die Wertschätzung der Finanzprodukte beruhe vorrangig auf der Einschätzung der wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften und ihrer Wertentwicklung sowie auf den Bedingungen des jeweiligen Wertpapiers und der Bonität der emittierenden Bank. Einen Schutz aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG) hat der Bundesgerichtshof ebenfalls verneint.

Urteil vom 30. April 2009 – I ZR 42/07 – DAX

LG Frankfurt am Main – Urteil vom 26. Juli 2006 – 2/6 O 452/05
OLG Frankfurt am Main – Urteil vom 13. Februar 2007 – 11 U 40/06 (Kart)

Quelle: Pressemitteilung des  Bundesgerichtshofs

 
Streit um Domainnamen ahd.de

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Februar 2009 entschieden, inwieweit Unternehmen dagegen vorgehen können, dass ihre Geschäftsbezeichnung von Dritten als Domainname registriert und benutzt wird.

Die Klägerin, die ihren Kunden die Ausstattung mit Hard- und Software anbietet, benutzt seit Oktober 2001 zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Abkürzung "ahd". Die Beklagte (eine GmbH) hat mehrere tausend Domainnamen auf sich registrieren lassen, um sie zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung anzubieten, darunter seit Mai 1997 auch den Domainnamen "ahd.de". Vor dem Sommer 2002 enthielt die entsprechende Internetseite nur ein "Baustellen"-Schild mit dem Hinweis, dass hier "die Internetpräsenz der Domain ahd.de" entstehe. Danach konnten unterschiedliche Inhalte abgerufen werden, jedenfalls im Februar 2004 auch Dienstleistungen der Beklagten wie z.B. das Zurverfügungstellen von E-Mail-Adressen oder das Erstellen von Homepages. Die Klägerin verlangt von der Beklagten, die Nutzung der Bezeichnung "ahd" für das Angebot dieser Dienstleistungen zu unterlassen und in die Löschung des Domainnamens einzuwilligen. Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage stattgegeben.

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil bestätigt, soweit die Beklagte verurteilt worden ist, die Benutzung der Bezeichnung "ahd" für die genannten Dienstleistungen zu unterlassen. Hinsichtlich der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "ahd.de" hat er das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klägerin aufgrund ihres nach der Registrierung des Domainnamens entstandenen Rechts an der Unternehmensbezeichnung der Beklagten verbieten könne, die Buchstabenkombination "ahd" als Kennzeichen für die im Schutzbereich der Geschäftsbezeichnung der Klägerin liegenden Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Die Registrierung des Domainnamens führe nur dazu, dass der Inhaber eines erst nach der Registrierung entstandenen Namens- oder Kennzeichenrechts vom Domaininhaber regelmäßig nicht die Löschung des Domainnamens verlangen oder ihm jedwede Nutzung des Domainnamens untersagen könne (BGH, Urt. v. 24.4.2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1009 – afilias.de). Sie berechtige als solche den Domaininhaber dagegen nicht dazu, unter dem Domainnamen das Kennzeichenrecht des Dritten verletzende Handlungen vorzunehmen. Der Domainname sei von der Beklagten vor Oktober 2001 auch nicht so verwendet worden, dass an der Bezeichnung "ahd" ein gegenüber der Geschäftsbezeichnung der Klägerin vorrangiges Kennzeichenrecht der Beklagten entstanden sei.

Einen Anspruch der Klägerin auf Löschung des Domainnamens hat der Bundesgerichtshof dagegen verneint. Auf eine Kennzeichenverletzung könne das Löschungsbegehren nicht gestützt werden, weil das Halten des Domainnamens nicht schon für sich gesehen eine Verletzung der Geschäftsbezeichnung der Klägerin darstelle. Ein Löschungsanspruch sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt der wettbewerbswidrigen Mitbewerberbehinderung gegeben. Dass die Klägerin ihre Geschäftsbezeichnung "ahd" nicht in Verbindung mit der Top-Level-Domain "de" als Domainnamen nutzen könne, habe sie grundsätzlich hinzunehmen, weil sie die Abkürzung "ahd" erst nach der Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte in Benutzung genommen habe. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs handelt die Beklagte im Streitfall nicht rechtsmissbräuchlich, wenn sie sich auf ihre Rechte aus der Registrierung des Domainnamens beruft.

Urteil vom 19. Februar 2009 – I ZR 135/06 – ahd.de
LG Hamburg – Urteil vom 26. Mai 2005 – 315 O 136/04
OLG Hamburg – Urteil vom 5. Juli 2006 – 5 U 87/05
MMR 2006, 608

Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe

Metro-Konzern unterliegt im Streit um die Bezeichnung "METROBUS"

Der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat hat in drei Entscheidungen vom 5.2.2009 kennzeichenrechtliche Ansprüche gegen die Verwendung der Bezeichnung "METROBUS" durch die Verkehrsbetriebe in Berlin, Hamburg und München verneint.

Die zur Metro-Unternehmensgruppe gehörige Klägerin ist Inhaberin der Marken "METRO" und "METRORAPID", die unter anderem für Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens und der Veranstaltung von Reisen eingetragen sind. Sie nimmt zudem die Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG wahr. Die drei Beklagten betreiben in den Städten Berlin (Berliner Verkehrsbetriebe), Hamburg (Hamburger Verkehrsverbund) und München (Münchner Verkehrsgesellschaft) den öffentlichen Personennahverkehr und verwenden die Bezeichnung "METROBUS" für bestimmte Buslinien, die UBahn-Stationen an das übrige öffentliche Verkehrsnetz anschließen. Sie hatten sich ihrerseits die Bezeichnung "Metrobus" in Verbindung mit einer auf ihr Unternehmen hinweisende Abkürzung (z.B. "BVG Metrobus", "HVV Metrobus" und "MVG Metrobus") als Marke eintragen lassen.

Die Klägerin hat die Verwendung der Bezeichnung "METROBUS" durch die Beklagten allein oder zusammen mit den auf die jeweiligen Verkehrsbetriebe hinweisenden Buchstabenkombinationen "BVG", "HVV" oder "MVG" als eine Verletzung ihrer Markenrechte und des Unternehmenskennzeichen der Metro AG beanstandet.

Der Bundesgerichtshof hat Ansprüche der Klägerin verneint, soweit die Beklagten die Bezeichnung "METROBUS" im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen im Bereich des Personennahverkehrs verwenden. Er ist in Übereinstimmung mit den Vorinstanzen davon ausgegangen, dass zwischen den Zeichen der Klägerin mit dem Bestandteil "METRO" und der Bezeichnung "METROBUS" bei der Verwendung im Bereich des Personennahverkehrs keine kennzeichenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, weil das Publikum die angegriffene Bezeichnung "METROBUS" nicht in die Bestandteile "METRO" und "BUS" aufspaltet und deshalb auch keine gedankliche Verbindung zwischen der Bezeichnung einer Buslinie mit "METROBUS" und der Metro-Unternehmensgruppe herstellt. Aus diesem Grund schieden auch Ansprüche aufgrund des Schutzes von "METRO" als bekannter Marke und als bekanntes Unternehmenskennzeichen gegen die Verwendung von "METROBUS" im Dienstleistungssektor des Personennahverkehrs aus.

Soweit die Beklagten die von ihnen eingetragenen Marken auch für Waren und Dienstleistungen haben registrieren lassen, die sich nicht auf Transportleistungen beziehen, hat der Bundesgerichtshof die zugunsten des Metro-Konzerns ergangenen Entscheidungen teilweise bestätigt oder – soweit gegen den Metro-Konzern entschieden worden war – teilweise aufgehoben und die Verfahren zur weiteren Aufklärung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.

Urteil vom 5. Februar 2009  I ZR 167/06 – HVV Metrobus

OLG Hamburg - Urteil vom 24. August 2006  3 U 205/04
LG Hamburg - Urteil vom 19. Oktober 2004  312 O 614/04

Urteil vom 5. Februar 2009  I ZR 174/06 – BVG Metrobus
OLG Hamburg – Urteil vom 14. September 2006  3 U 138/05
LG Hamburg - Urteil vom 24. Mai 2005  312 O 296/04

Urteil vom 5. Februar 2009  I ZR 186/06 – MVG Metrobus
OLG Hamburg - Urteil vom 28. September 2006  3 U 72/05
LG Hamburg - Urteil vom 27. Januar 2005  315 O 694/04

Karlsruhe, den 5. Februar 2009

Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs,  Karlsruhe


Vorrang von Domainnamen gegegnüber jüngeren Namen- und Kennzeichnungsrechten
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil  vom 24.4.2008  Aktenzeichen: I ZR 159/05 zum Vorrang des Domainnamens afilias.de bestätigt, dass ein Nichtberechtigter, für den ein Zeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert ist, das Namens- oder Kennzeichenrecht gemäß §§ 12 BGB oder 5, 115 MarkenG desjenigen grundsätzlich verletzt, der an einem identischen Zeichen ein Namens- oder Kennzeichenrecht hat. Etwas anderes gelte jedoch regelmäßig dann, wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden ist (im Anschluss an BGH, Urt. v. 9.9.2004 – I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 – mho.de).


Recherchepflicht zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr

Das Oberlandesgericht Zweibrücken  entschied mit Urteil vom 29.05.2008 - Aktenzeichen 4 U 22/08, dass derjenige, der in derselben Branche unter seinem Familiennamen einen Geschäftsbetrieb eröffne, gemäß §§ 12 UWG  und 15 MarkenG alles Erforderliche und Zumutbare tun müsse, um eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Bezeichnung  eines anderen gleichnamigen Firmeninhabers zu verhindern.


Vergleichende Werbung und Mitbenutzung einer fremden Marke

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 12.6.2008 in der Rechtssache C-533/06 O2 Holdings Limited und O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limitedberechtigt das  Markenrecht  nicht dazu, der Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung entgegenzutreten, wenn für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen des Markeninhabers besteht.

Nach der Gemeinschaftsrichtlinie über die Marken kann der Inhaber einer Marke im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten, sowie, wenn eine Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, besteht, die Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens. Die Gemeinschaftsrichtlinie über vergleichende Werbung erlaubt vergleichende Werbung unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn sie u. a. nicht irreführend ist, auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken verursacht, nicht eine Marke herabsetzt oder verunglimpft und nicht den Ruf einer Marke in unlauterer Weise ausnutzt.

O2 verwendet in der Werbung für ihre Mobilfunkdienste Bilder von Blasen unterschiedlicher Art und ist Inhaber von zwei nationalen britischen Marken, die aus einem statischen Bild von Blasen bestehen. Im Jahr 2004 startete Hutchison 3G (H3G), eine Konkurrentin von O2, die ihre Dienstleistungen unter dem Zeichen „3“ vermarktet, eine Werbekampagne für ihren „Threepay“ genannten Sofortzahlungsdienst. Hierzu ließ sie im Fernsehen einen Werbefilm ausstrahlen, in dem sie den Preis ihrer Dienste mit denen von O2 verglich. Diese Fernsehwerbung zeigte am Anfang den Namen „O2“ und Bilder sich bewegender Blasen in Schwarzweiß und fuhr fort mit Bildern von „Threepay“ und „3“ sowie einer Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller Hinsicht preiswerter seien. O2 erhob beim High Court Klage wegen Verletzung ihrer genannten Bildmarken, wobei sie einräumte, dass der in der Werbung angestellte Preisvergleich zutreffend und die Werbung nicht irreführend sei. Die Klage wurde abgewiesen. O2 legte daher gegen dieses Urteil Berufung beim Court of Appeal ein, der dem Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ob der Inhaber einer Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung verbieten kann, die keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers hervorruft.

Der Gerichtshof erläutert zunächst das Verhältnis zwischen der Markenrichtlinie und der Richtlinie über die vergleichende Werbung. Er stellt fest, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, gemäß der Richtlinie über die Marken verboten werden kann. Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die vergleichende Werbung fördern und das Recht aus der Marke zu diesem Zweck in einem gewissen Maß beschränken wollte. Um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung miteinander in Einklang zu bringen, sei der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche Zulässigkeitsbedingungen für vergleichende Werbung erfüllt. Allerdings erfülle die Werbung dann, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers Verwechslungsgefahr besteht, nicht alle in der Richtlinie über die vergleichende Werbung aufgezählten Zulässigkeitsbedingungen, und in diesem Fall kann der Markeninhaber die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder eines ihr ähnlichen Zeichens verbieten.

In seiner Antwort auf die vom Court of Appeal vorgelegte Frage ruft der Gerichtshof in Erinnerung, dass ein Inhaber einer Marke die Benutzung eines seiner Marke ähnlichen Zeichens verbieten kann, wenn vier Voraussetzungen vorliegen: Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden, sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und sie muss die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, weil für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht. Die ersten drei Voraussetzungen sind im Ausgangsverfahren erfüllt. Hingegen stellt der Gerichtshof fest, dass die Benutzung von den Bildmarken von O2 ähnlichen Bildern von Blasen durch H3G nach den eigenen Feststellungen des vorlegenden Gerichts bei den Verbrauchern keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen hat. Die Werbung war nämlich in ihrer Gesamtheit nicht irreführend und suggerierte insbesondere nicht, dass zwischen O2 und H3G irgendeine Geschäftsverbindung bestehe. Folglich fehlt es im Ausgangsverfahren an der vierten Voraussetzung. Unter diesen Voraussetzungen kann sich der Inhaber einer Marke nicht auf seine Markenrechte berufen, um einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft.

Quelle: Pressemitteilung des Europäischen Geichtshofs vom 12.6.2008


Deutsche Post AG unterliegt im Streit um die Rechte aus der Marke "POST"

Der I. Zivilsenat hat am 5. Juni 2008 in zwei Prozessen über den Schutzumfang der Marke "POST" zu entscheiden. Die Klägerin ist die Deutsche Post AG, zu deren Gunsten die Marke "POST" u. a. für die Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen eingetragen ist. In den jetzt entschiedenen Prozessen ging die Klägerin aus dieser Marke gegen zwei Unternehmen für Kurier und Postdienstleistungen vor, die den Bestandteil "Post" in ihrer Firmierung führen und bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen verwenden. Im ersten Verfahren nahm die Klägerin ein Unternehmen wegen Verletzung ihrer Marke in Anspruch, das unter "City Post KG" firmiert, eine Wort/Bildmarke mit dem Bestandteil "CITY POST" hat eintragen lassen und die Bestandteile "city post" als Domainnamen und als E-Mail-Adresse nutzt. Landgericht und Oberlandesgericht Köln hatten die Klage der Deutschen Post in der Vorinstanz mit der Begründung abgewiesen, es fehle an der Verwechslungsgefahr. Die zweite Klage der Deutschen Post aus der Marke "POST" war gegen ein Unternehmen mit der Firmierung "Die Neue Post" gerichtet, das diese Bezeichnung ebenfalls bei seinem Internetauftritt verwendet. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte der Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnung in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, dem Landgericht Magdeburg, verboten.

Der Bundesgerichtshof hat die die Klage abweisende Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln im Ergebnis bestätigt. Das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg hat der BGH dagegen aufgehoben und die Klage abgewiesen. Er hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen "City Post" und "Die Neue Post" Verwechslungsgefahr besteht. Die Ansprüche der Klägerin aus ihrer Marke hat der Bundesgerichtshof nach § 23 Nr. 2 MarkenG verneint. Nach dieser Bestimmung kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, ein mit der Klagemarke ähnliches Zeichen als eine Angabe zu benutzen, mit der der Dritte die von ihm angebotene Ware oder Dienstleistung beschreibt, sofern diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. An der Benutzung der Bezeichnung "Post" haben die Unternehmen, die nach der teilweisen Öffnung des Marktes Postdienstleistungen erbringen, zur Beschreibung ihres Tätigkeitsbereichs ein besonderes Interesse. Soweit sich die Wettbewerber der Deutschen Post AG durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen und Ausstattungsmerkmale der Deutschen Post AG – etwa an das Posthornzeichen oder an die Farbe Gelb – die Verwechslungsgefahr erhöhen, kann ihnen die Verwendung der Bezeichnung "POST" nicht untersagt werden.

Beim Bundesgerichtshof sind im Übrigen noch Verfahren anhängig, bei denen es um die Löschung der zugunsten der Deutschen Post eingetragenen Marke "POST" geht. Über diese Verfahren wird am 23. Oktober 2008 verhandelt werden. Die – an sich beschreibende und daher nicht ohne weiteres eintragbare – Bezeichnung "Post" ist zu Gunsten der Klägerin mit der Begründung als Marke eingetragen worden, sie habe sich als Herkunftshinweis durchgesetzt. Im Hinblick darauf, dass der Bundesgerichtshof in den heute entschiedenen Fällen ohnehin zur Klageabweisung gelangte, brauchte der Ausgang dieser Löschungsverfahren nicht abgewartet zu werden.

Urteile vom 5. Juni 2008 – I ZR 108/05 und I ZR 169/05
Vorinstanzen LG Köln - Urteil vom 9.9.2004 – 31 O 246/04 ; OLG Köln - Urteil vom 27.5.2005 – 6 U 196/04
und LG Magdeburg - Urteil vom 20.1.2005 – 7 O 2369/04 (061); OLG Naumburg - Urteil vom 19.8.2005 – 10 U 9/05,
Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe


Klangliche Verwechslungsgefahr von Wortbildmarken

Der Europäische Gerichtshof  (Fünfte Kammer) bestätigte mit Urteil vom 14. Februar 2008 zur klanglichen Verwechslungsgefahr in der Rechtssache T‑378/04, dass nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der durch beide Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet bestehe, in dem die ältere Marke Schutz genieße; wobei die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr einschließe, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht werde.

Nach ständiger Rechtsprechung liege Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten, vgl.Urteile des Gerichtshofs vom 26. April 2007, Alcon/HABM, C‑412/05 P, und 20. September 2007, Nestlé/HABM, C‑193/06 P, vom 23. Oktober 2002, Oberhauser/HABM – Petit Liberto [Fifties], T‑104/01, 30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM – Diesel [DIESELIT], T‑186/02, 15. März 2006, Eurodrive Services and Distribution/HABM – Gómez Frías [euroMASTER], T‑31/04 und 11. Juli 2007, Mülhens/HABM – Minoronzoni [TOSCA BLU], T‑150/04; 29. September 1998, Canon, C‑39/97 und 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97. Ferner sei das Bestehen von Verwechslungsgefahr beim Publikum unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C‑334/05 P.

Diese umfassende Beurteilung impliziere eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So könne ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T‑6/01, Rechtsmittelbeschluss des Gerichtshofs vom 28. April 2004, Matratzen Concord/HABM, C‑3/03 P. Die Wechselbeziehung zwischen diesen Faktoren komme im siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen sei, deren Feststellung ihrerseits von zahlreichen Faktoren abhänge, u. a. von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die zwischen ihr und dem benutzten oder eingetragenen Zeichen hergestellt werden könne, und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

Des Weiteren sei bei der umfassenden Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien. Aus dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, wo es heißt, dass „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen … besteht“, gehe nämlich hervor, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankomme, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirke. Der Durchschnittsverbraucher nehme eine Marke aber regelmäßig als Ganzes wahr und achte nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs bedeutet bei der Prüfung des Bestehens von Verwechslungsgefahr die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr seien die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließe, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit könne es nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen seien.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit biete, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen müsse, das er von ihnen im Gedächtnis behalten habe. Zu bedenken sei ferner, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein könne.

Im vorliegenden Fall handele es sich bei den Marken, auf die der Widerspruch gegründet wurde, um in Spanien und Portugal eingetragene nationale Marken. Die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und die angefochtene Entscheidung waren nur auf die Gefahr einer Verwechslung mit der in Spanien eingetragenen älteren Marke Nr. 2.132.793 gestützt worden, weshalb die Prüfung daher auf das spanische Hoheitsgebiet zu beschränken gewesen sei. Angesichts der Art der betroffenen Waren (Bekleidungsstücke), bei denen es sich um gängige Konsumartikel handele, und der Tatsache, dass die ältere Marke, auf die der Widerspruch gegründet wurde, in Spanien eingetragen und geschützt sei, seien die angesprochenen Verkehrskreise, in Bezug auf die das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen sei, die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieses Mitgliedstaats.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorriefen, wobei ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien (Urteile des Gerichtshofs vom 13. September 2007, Ponte Finanziaria/HABM, C‑234/06 P, vom 14. Oktober 2003, Phillips-Van Heusen/HABM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], T‑292/01, vom 24. November 2005, GfK/HABM – BUS [Online Bus], T‑135/04, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04.

Weiter seien nach der Rechtsprechung zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmten; relevante Aspekte seien bildliche, klangliche und begriffliche Aspekte vgl. Urteile des Gerichts MATRATZEN, vom 22. Juni 2005, Plus/HABM – Bälz und Hiller [Turkish Power], T‑34/04, und 26. Januar 2006, Volkswagen/HABM – Nacional Motor [Variant], T‑317/03,

Klanglich bestehe große Ähnlichkeit, da beide Marken wegen des gemeinsamen Teils „orsay“ gleich ausgesprochen würden, wobei die Aussprache durch das Vorhandensein des Konsonanten „d“ am Anfang der älteren Marke nur leicht abgewandelt werde, da diesem Konsonanten der Vokal „o“ folge, in dem er klanglich aufgehe. Somit führe das Vorhandensein des Konsonanten „d“ am Anfang der älteren Marke nicht zu einem solchen Klang, dass die beiden einander gegenüberstehenden Zeichen dadurch hinreichend unterscheidbar wären.

 


VERGLEICHENDE WERBUNG UND MARKENVERLETZUNG

Mit Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-533/06 wurde am 12.6.2008 entschieden, das Markenrecht berechtige nicht dazu, der Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung entgegenzutreten, wenn für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen des Markeninhabers bestehe. Nach der Gemeinschaftsrichtlinie über die Marken (1) könne der Inhaber einer Marke im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten, sowie, wenn eine Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, bestehe, die Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens. Die Gemeinschaftsrichtlinie über vergleichende Werbung (2) erlaube vergleichende Werbung unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn sie u. a. nicht irreführend ist, auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken verursacht, nicht eine Marke herabsetzt oder verunglimpft und nicht den Ruf einer Marke in unlauterer Weise ausnutzt.

1 Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).
2 Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. L 290, S. 18) geänderten Fassung.
Im Jahr 2004 startete Hutchison 3G (H3G), eine Konkurrentin von O2, die ihre Dienstleistungen unter dem Zeichen „3“ vermarktet, eine Werbekampagne für ihren „Threepay“ genannten Sofortzahlungsdienst. Hierzu ließ sie im Fernsehen einen Werbefilm ausstrahlen, in dem sie den Preis ihrer Dienste mit denen von O2 verglich. Diese Fernsehwerbung zeigte am Anfang den Namen „O2“ und Bilder sich bewegender Blasen in Schwarzweiß und fuhr fort mit Bildern von „Threepay“ und „3“ sowie einer Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller Hinsicht preiswerter seien. O2 erhob beim High Court Klage wegen Verletzung ihrer genannten Bildmarken, wobei sie einräumte, dass der in der Werbung angestellte Preisvergleich zutreffend und die Werbung nicht irreführend sei. Die Klage wurde abgewiesen. O2 legte daher gegen dieses Urteil Berufung beim Court of Appeal ein, der dem Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ob der Inhaber einer Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung verbieten kann, die keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers hervorruft.

Der Gerichtshof stellte fest, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, gemäß der Richtlinie über die Marken verboten werden könne. Der Gemeinschaftsgesetzgeber habe jedoch die vergleichende Werbung fördern und das Recht aus der Marke zu diesem Zweck in einem gewissen Maß beschränken wollen. Um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung miteinander in Einklang zu bringen, sei der Inhaber einer Marke jedoch nicht dazu berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche Zulässigkeitsbedingungen für vergleichende Werbung erfülle. Allerdings seidie Werbung dann unzulässig, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers Verwechslungsgefahr bestehe. In diesem Fall könne der Markeninhaber die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder eines ihr ähnlichen Zeichens verbieten. Ein Markeninhaber könne die Benutzung eines seiner Marke ähnlichen Zeichens verbieten, wenn vier Voraussetzungen vorlägen: die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden, sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und sie muss die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, weil für das Publikum eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die ersten drei Voraussetzungen waren im Ausgangsverfahren erfüllt. Hingegen stellt der Gerichtshof fest, dass die Benutzung von den Bildmarken von O2 ähnlichen Bildern von Blasen durch H3G nach den eigenen Feststellungen des vorlegenden Gerichts bei den Verbrauchern keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen habe, weil die Werbung in ihrer Gesamtheit nicht irreführend war und nicht suggerierte, dass zwischen O2 und H3G irgendeine Geschäftsverbindung bestand..

Quelle: Pressemitteilung Nr. 37/08 vom 12.6.2008 des Europäischen Gerichtshofs


BGH bestätigt Haftung eines Internetauktionshauses für Markenverletzungen

Der für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs entschied am 30.4.2008, dass ein Internetauktionshaus auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann, wenn Anbieter auf seiner Plattform gefälschte Markenprodukte anbieten. Die Klägerinnen produzieren und vertreiben Uhren der Marke "ROLEX". Sie sind Inhaberinnen entsprechender Marken. Auf der von der Beklagten betriebenen Internet-Plattform "ricardo" hatten Anbieter gefälschte ROLEX-Uhren zum Verkauf angeboten, die ausdrücklich als Plagiate gekennzeichnet waren. ROLEX nahm daraufhin die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch. Das Oberlandesgericht Köln hatte dem Unterlassungsbegehren im Wesentlichen stattgegeben, nachdem der Bundesgerichtshof eine anders lautende Entscheidung des Oberlandesgerichts im Jahre 2004 aufgehoben hatte (BGH, Urt. v. 11.3.2004 – I ZR 304/01, BGHZ 158, 236 – Internet-Versteigerung I). Der Bundesgerichtshof hat das Verbot nunmehr beschränkt auf das konkret beanstandete Verhalten bestätigt.

Der Bundesgerichtshof hat an seiner Rechtsprechung zur Haftung von Internet-Auktionshäusern für Markenverletzungen festgehalten. Danach betrifft das im Telemediengesetz (TMG) geregelte Haftungsprivileg für Host-Provider nur die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Schadensersatzhaftung, nicht dagegen den Unterlassungsanspruch. Daher kommt eine Haftung der Beklagten als Störerin in Betracht, weil sie mit ihrer Internetplattform das Angebot gefälschter Uhren ermöglicht, auch wenn sie selbst nicht Anbieterin dieser Uhren ist. Eine solche Haftung setzt zunächst voraus, dass die jeweiligen Anbieter der gefälschten Uhren im geschäftlichen Verkehr gehandelt haben, weil nur dann eine Markenverletzung vorliegt. Die Beklagte muss – wenn sie von einem Markeninhaber auf eine klar erkennbare Rechtsverletzung hingewiesen wird – nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern grundsätzlich auch Vorsorge dafür treffen, dass es nicht zu weiteren entsprechenden Markenverletzungen kommt. Der BGH hat betont, dass der Beklagten auf diese Weise keine unzumutbaren Prüfungspflichten auferlegt werden dürfen, die das gesamte Geschäftsmodell in Frage stellen würden. Die Beklagte ist jedoch verpflichtet, technisch mögliche und ihr zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, damit gefälschte ROLEX-Uhren gar nicht erst im Internet angeboten werden können.

Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass die Anbieter der gefälschten Uhren zumindest in einigen Fällen im geschäftlichen Verkehr gehandelt haben. Dem beklagten Internetauktionshaus war bekannt, dass es in der Vergangenheit auf seiner Internet-Plattform bereits zu klar erkennbaren Verletzungen der Marken der Klägerinnen durch Dritte gekommen war. Sie hätte deshalb durch Kontrollmaßnahmen Vorsorge dafür treffen müssen, dass es nicht zu weiteren Markenverletzungen kommt. Unter diesen Umständen hätte die Beklagte darlegen müssen, dass sie nach Bekanntwerden der markenverletzenden Angebote derartige Kontrollmaßnahmen ergriffen hat und die beanstandeten Fälle auch durch diese Maßnahmen nicht verhindert werden konnten. Dem ist die Beklagte – auch nach Zurückverweisung der Sache an das Oberlandesgericht durch das erste Revisionsurteil im Jahre 2004 – nicht nachgekommen.

Bundesgerichtshof, Urt. v. 30.4.2008 – I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III
LG Köln, Urt. vom 31.10.2000 – 33 O 251/00
OLG Köln, Urt. vom 18.3.2005 – 6 U 12/01 (GRUR 2006, 50)


Benutzungszwang und Dienstleistungsmarken

Der Bundesgerichtshof entschied am 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - (AKZENTA), dass die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke voraussetze, dass der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden.

Es sei ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet werde, für das sie eingetragen sei. An einer rechtserhaltenden Benutzung fehle es, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden sei, wobei entscheidend sei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansehe. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gelte als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht veränderten. Danach liege eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansehe und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimesse.

Bei einer Dienstleistungsmarke erfordere die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden sei, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kämen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung sei dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er müsse erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren müsse sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setze voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zudem stimme bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gingen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken. Ist nach den Umständen davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst, wenn das Zeichen in der Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen in der Form, dass sie der Darstellung des graphisch und farblich hervorgehobenen Zeichens die konkrete Dienstleistung sowie ihren Rechtsformzusatz nachstellt, ist diese Benutzung rechterhaltend. In der Verwendung des unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung des Unternehmens wird der Verkehr nicht allein die Benennung eines gleichnamigen Geschäftsbetriebs sehen, sondern zugleich auch die bestimmte Leistung, die aus diesem Geschäftsbetrieb stammt, weil der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienstleistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfügung eines Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entgegen.

Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 11.03.2004 - 31 O 695/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.10.2004 - 6 U 62/04 -
Schutz einer Kombinationsmarke
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Oktober 2006 besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt werde. Form und Farbe einer derart zusammengesetzten Marke könnten bei einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zukommen (BGH, Urt. v. 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04 - OLG Frankfurt a.M. / LG Frankfurt a.M.. 3. Entsprechend seien auch Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der einzelnen Gestaltungselemente der Klagemarke und zu deren Gesamteindruck zu treffen, bevor eine Verwechslungsgefahr festgestellt werden könne.

Bei der Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung sei auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorriefen. Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der Klagemarke sei die eingetragene Kombination der Warenform mit den weiteren Ausstattungsmerkmalen zugrunde zu legen, weil für den Umfang des Schutzes einer eingetragenen Marke der Gegenstand der Eintragung maßgeblich seiund der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnehme und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achte. Es gebe keinen Erfahrungssatz, nach dem der Verkehr auch bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wortbildmarke in erster Linie die Wörter gegebenenfalls in ihrer inhaltlichen Bedeutung, nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnehme. Für eine dreidimensionale Marke, die neben der Form aus einer bestimmten Farbe und weiteren Ausstattungsmerkmalen bestehe, gelte nichts anderes, soweit es sich bei den neben dem Wortbestandteil gegebenen sonstigen Ausstattungsmerkmalen der durch die Klagemarke geschützten Gestaltung um nicht ins Gewicht fallende bloße Verzierungen handele.


Vergleichende Werbung und Mitbenutzung einer fremden Marke

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 12.6.2008 in der Rechtssache C-533/06 O2 Holdings Limited und O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limitedberechtigt das  Markenrecht  nicht dazu, der Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung entgegenzutreten, wenn für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen des Markeninhabers besteht.

Nach der Gemeinschaftsrichtlinie über die Marken kann der Inhaber einer Marke im geschäftlichen Verkehr die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen verbieten, sowie, wenn eine Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, besteht, die Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens. Die Gemeinschaftsrichtlinie über vergleichende Werbung erlaubt vergleichende Werbung unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn sie u. a. nicht irreführend ist, auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken verursacht, nicht eine Marke herabsetzt oder verunglimpft und nicht den Ruf einer Marke in unlauterer Weise ausnutzt.

O2 verwendet in der Werbung für ihre Mobilfunkdienste Bilder von Blasen unterschiedlicher Art und ist Inhaber von zwei nationalen britischen Marken, die aus einem statischen Bild von Blasen bestehen. Im Jahr 2004 startete Hutchison 3G (H3G), eine Konkurrentin von O2, die ihre Dienstleistungen unter dem Zeichen „3“ vermarktet, eine Werbekampagne für ihren „Threepay“ genannten Sofortzahlungsdienst. Hierzu ließ sie im Fernsehen einen Werbefilm ausstrahlen, in dem sie den Preis ihrer Dienste mit denen von O2 verglich. Diese Fernsehwerbung zeigte am Anfang den Namen „O2“ und Bilder sich bewegender Blasen in Schwarzweiß und fuhr fort mit Bildern von „Threepay“ und „3“ sowie einer Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller Hinsicht preiswerter seien. O2 erhob beim High Court Klage wegen Verletzung ihrer genannten Bildmarken, wobei sie einräumte, dass der in der Werbung angestellte Preisvergleich zutreffend und die Werbung nicht irreführend sei. Die Klage wurde abgewiesen. O2 legte daher gegen dieses Urteil Berufung beim Court of Appeal ein, der dem Gerichtshof die Frage vorgelegt hat, ob der Inhaber einer Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung verbieten kann, die keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers hervorruft.

Der Gerichtshof erläutert zunächst das Verhältnis zwischen der Markenrichtlinie und der Richtlinie über die vergleichende Werbung. Er stellt fest, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, gemäß der Richtlinie über die Marken verboten werden kann. Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die vergleichende Werbung fördern und das Recht aus der Marke zu diesem Zweck in einem gewissen Maß beschränken wollte. Um den Schutz eingetragener Marken und die Verwendung vergleichender Werbung miteinander in Einklang zu bringen, sei der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche Zulässigkeitsbedingungen für vergleichende Werbung erfüllt. Allerdings erfülle die Werbung dann, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers Verwechslungsgefahr besteht, nicht alle in der Richtlinie über die vergleichende Werbung aufgezählten Zulässigkeitsbedingungen, und in diesem Fall kann der Markeninhaber die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder eines ihr ähnlichen Zeichens verbieten.

In seiner Antwort auf die vom Court of Appeal vorgelegte Frage ruft der Gerichtshof in Erinnerung, dass ein Inhaber einer Marke die Benutzung eines seiner Marke ähnlichen Zeichens verbieten kann, wenn vier Voraussetzungen vorliegen: Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden, sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen, sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und sie muss die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, weil für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht. Die ersten drei Voraussetzungen sind im Ausgangsverfahren erfüllt. Hingegen stellt der Gerichtshof fest, dass die Benutzung von den Bildmarken von O2 ähnlichen Bildern von Blasen durch H3G nach den eigenen Feststellungen des vorlegenden Gerichts bei den Verbrauchern keine Verwechslungsgefahr hervorgerufen hat. Die Werbung war nämlich in ihrer Gesamtheit nicht irreführend und suggerierte insbesondere nicht, dass zwischen O2 und H3G irgendeine Geschäftsverbindung bestehe. Folglich fehlt es im Ausgangsverfahren an der vierten Voraussetzung. Unter diesen Voraussetzungen kann sich der Inhaber einer Marke nicht auf seine Markenrechte berufen, um einem Dritten die Benutzung eines dieser Marke ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die Marke eingetragen wurde, identisch oder ihnen ähnlich sind, in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, wenn diese Benutzung beim Publikum keine Verwechslungsgefahr hervorruft.

Quelle: Pressemitteilung des Europäischen Geichtshofs vom 12.6.2008


Deutsche Post AG unterliegt im Streit um die Rechte aus der Marke "POST"

Der I. Zivilsenat hat am 5. Juni 2008 in zwei Prozessen über den Schutzumfang der Marke "POST" zu entscheiden. Die Klägerin ist die Deutsche Post AG, zu deren Gunsten die Marke "POST" u. a. für die Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen eingetragen ist. In den jetzt entschiedenen Prozessen ging die Klägerin aus dieser Marke gegen zwei Unternehmen für Kurier und Postdienstleistungen vor, die den Bestandteil "Post" in ihrer Firmierung führen und bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen verwenden. Im ersten Verfahren nahm die Klägerin ein Unternehmen wegen Verletzung ihrer Marke in Anspruch, das unter "City Post KG" firmiert, eine Wort/Bildmarke mit dem Bestandteil "CITY POST" hat eintragen lassen und die Bestandteile "city post" als Domainnamen und als E-Mail-Adresse nutzt. Landgericht und Oberlandesgericht Köln hatten die Klage der Deutschen Post in der Vorinstanz mit der Begründung abgewiesen, es fehle an der Verwechslungsgefahr. Die zweite Klage der Deutschen Post aus der Marke "POST" war gegen ein Unternehmen mit der Firmierung "Die Neue Post" gerichtet, das diese Bezeichnung ebenfalls bei seinem Internetauftritt verwendet. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte der Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnung in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, dem Landgericht Magdeburg, verboten.

Der Bundesgerichtshof hat die die Klage abweisende Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln im Ergebnis bestätigt. Das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg hat der BGH dagegen aufgehoben und die Klage abgewiesen. Er hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen "City Post" und "Die Neue Post" Verwechslungsgefahr besteht. Die Ansprüche der Klägerin aus ihrer Marke hat der Bundesgerichtshof nach § 23 Nr. 2 MarkenG verneint. Nach dieser Bestimmung kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, ein mit der Klagemarke ähnliches Zeichen als eine Angabe zu benutzen, mit der der Dritte die von ihm angebotene Ware oder Dienstleistung beschreibt, sofern diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. An der Benutzung der Bezeichnung "Post" haben die Unternehmen, die nach der teilweisen Öffnung des Marktes Postdienstleistungen erbringen, zur Beschreibung ihres Tätigkeitsbereichs ein besonderes Interesse. Soweit sich die Wettbewerber der Deutschen Post AG durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen und Ausstattungsmerkmale der Deutschen Post AG – etwa an das Posthornzeichen oder an die Farbe Gelb – die Verwechslungsgefahr erhöhen, kann ihnen die Verwendung der Bezeichnung "POST" nicht untersagt werden.

Beim Bundesgerichtshof sind im Übrigen noch Verfahren anhängig, bei denen es um die Löschung der zugunsten der Deutschen Post eingetragenen Marke "POST" geht. Über diese Verfahren wird am 23. Oktober 2008 verhandelt werden. Die – an sich beschreibende und daher nicht ohne weiteres eintragbare – Bezeichnung "Post" ist zu Gunsten der Klägerin mit der Begründung als Marke eingetragen worden, sie habe sich als Herkunftshinweis durchgesetzt. Im Hinblick darauf, dass der Bundesgerichtshof in den heute entschiedenen Fällen ohnehin zur Klageabweisung gelangte, brauchte der Ausgang dieser Löschungsverfahren nicht abgewartet zu werden.

Urteile vom 5. Juni 2008 – I ZR 108/05 und I ZR 169/05
Vorinstanzen LG Köln - Urteil vom 9.9.2004 – 31 O 246/04 ; OLG Köln - Urteil vom 27.5.2005 – 6 U 196/04
und LG Magdeburg - Urteil vom 20.1.2005 – 7 O 2369/04 (061); OLG Naumburg - Urteil vom 19.8.2005 – 10 U 9/05,
Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe