ACQUISITION OF TRADE AND SERVICE MARKS

Markenverteidigung und Benutzungszwang

Nach der Anmeldung können in summarischen Widerspruchsverfahren jüngere Marken bei Übereinstimmungen mit älteren Marken wieder gelöscht werden. Für Deutschland finden diese Verfahren vor dem Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht statt. Eine Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist möglich. Parallel und vorgreiflich kann der Inhaber älterer Rechte auch ein ordentliches Gericht anrufen, um die Löschung der jüngeren Marke zu erreichen. Die Klage ist beim Landgericht einzureichen.

Die Verteidigung einer Marke ist ausgeschlossen, sobald der Benutzungszwang eingetreten ist und keine markenmäßige Benutzung vorliegt. So hat der Bundesgerichtshof am 21. Juli 2005 – I ZR 293/02 die Löschung für ein Versandhandelsunternehmen eingetragener Marken wegen fehlender markenmäßiger Benutzung bestätigt. Ein Unternehmen, das für eine Vielzahl von Waren eingetragene Wort- und Wort-/Bildmarken nur auf Katalogen und Versandtaschen, nicht aber auf den Waren anbringe, benutze diese Marken nicht in rechtserhaltender Weise. Die nach Ablauf einer Schonfrist von fünf Jahren seit der Eintragung oder Zurückweisung eines Widerspruchs erforderliche rechtserhaltende Benutzung setze bei einer für Waren eingetragenen Marke voraus, dass der Verkehr einen unmittelbaren Bezug der verwendeten Marke zu einer konkreten Ware herstellen könne. Daran fehle es, wenn mit dem Zeichen versehene Kataloge eine Vielzahl von Waren – darunter auch solche bekannter Markenhersteller - anböten. Der Verkehr sehe in solchen Fällen in der Bezeichnung nur einen Hinweis auf das Versandhandelsunternehmen, aber keine Bezeichnung der vertriebenen Waren mit einer Marke. Sogenannte Handelsmarken unterlägen, wenn sie als Marken für Waren und nicht als Dienstleistungsmarken eingetragen seien, keiner von den allgemeinen Grundsätzen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Warenmarke abweichenden besonderen Beurteilung. Bei Rechtsverletzungen habe der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Rechtsverletzer einen Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch, besondere Ansprüche gegen einen untreuen Agenten oder Vertreter, einen Vernichtungsanspruch und einen Auskunftsanspruch. Diese Ansprüche seien ausgeschlossen, sobald das Markenrecht durch Inverkehrbringen erschöpft sei oder in einem sich jeweils wiederholenden Zeitraum von fünf Jahren keine ausreichende Benutzung der verletzten Marke nachgewiesen werden könne.

Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

Am 13.11.2003 Aktenzeichen: I ZR 103/01 entschied der Bundesgerichtshof zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von Computersoftware und Finanzdienstleistungen: Aus der Tatsache, dass eine Dienstleistung elektronisch gestützt erbracht werde, folge nicht, dass mit dem Angebot der Dienste zugleich die Software beworben und mit der Bezeichnung der Dienste auch die genutzte Software benannt werde. Sei bekannt, dass die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von softwaregestützten Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigen Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich zögen, liege die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Software und die Dienstleistung stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Die Verwechslungsgefahr sei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei bestehe eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen könne durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden und umgekehrt . Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des deutschen Bundesgerichtshofs seien bei der Beurteilung der Waren-/Diensteähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichneten. Hierzu gehörten Art, Verwendungszweck, Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienste .

Ferrero unterliegt im Streit um Rechte aus der Marke "Kinder"

Der für Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte in zwei Prozessen über den Schutzumfang der für Schokoladenprodukte eingetragenen Marke "Kinder" zu entscheiden. Die Klägerin, der Süßwarenhersteller Ferrero, ist Inhaberin mehrerer graphisch gestalteter, teilweise farbiger Marken mit dem Wortbestandteil "Kinder", die u.a. für Schokolade eingetragen sind. Im ersten Prozess nahm die Klägerin den Süßwarenhersteller Haribo auf Unterlassung in Anspruch, unter der Marke "Kinder Kram" Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren anzubieten. Das Oberlandesgericht Köln sah in der Verwendung der Bezeichnung "Kinder Kram" keine Verletzung der Markenrechte der Klägerin, nachdem der Bundesgerichtshof eine anderslautende Entscheidung des OLG Köln im Jahre 2003 in einer ersten Revisionsentscheidung aufgehoben hatte. Der BGH hat nunmehr die Klageabweisung durch das Oberlandesgericht bestätigt. Er verneinte eine Verletzung der Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin durch die angegriffene Marke "Kinder Kram". Die Klägerin konnte nach Ansicht des Bundesgerichtshofs für die Klagemarken Schutz nur aufgrund ihrer graphischen, teilweise farbigen Gestaltung in Anspruch nehmen. Der in den Marken der Klägerin enthaltende Wortbestandteil "Kinder" verfüge für Schokolade wegen des die Abnehmerkreise beschreibenden Gehalts für sich genommen nicht über markenrechtlichen Schutz. Zwischen den graphisch gestalteten Klagemarken und der angegriffenen Wortmarke "Kinder Kram" fehle die für das beantragte Verbot erforderliche Zeichenähnlichkeit.

Mit der zweiten, ebenfalls auf die für die Klägerin eingetragenen "Kinder"-Marken gestützten Klage richtete sich Ferrero gegen einen Hersteller von Molkereiprodukten. Dieser beabsichtigte, ein Milchdessert unter Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" auf den Markt zu bringen. Die Klägerin hatte beantragt, der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "Kinderzeit" auf Verpackungen und in der Werbung zu verwenden. Während die Klage in erster Instanz Erfolg hatte, wurde sie vom Oberlandesgericht Hamburg abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des OLG Hamburg bestätigt, weil zwischen den graphisch gestalteten Klagemarken "Kinder" und der Bezeichnung "Kinderzeit" ebenfalls die für ein Verbot erforderliche Zeichenähnlichkeit nicht gegeben sei.

Urteil vom 20. September 2007 Aktenzeichen I ZR 6/05 (Vorinstanzen: Landgericht Köln - Urteil vom 1. März 2000 Aktenzeichen 84 O 77/99 und Oberlandesgericht Köln - Urteil vom 22. Dezember 2004 Aktenzeichen 6 U 51/00 und Urteil vom 20. September 2007 Aktenzeichen I ZR 94/04 (Vorinstanzen: Landgericht Hamburg - Urteil vom 15. August 2003 Aktenzeichen 416 O 85/03 und Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg - Urteil vom 4. Juni 2004

Gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Prägung einer Marke

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 26. Oktober 2007 - Aktenzeichen - I ZR 37/04 - (Goldhase) in Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b entschieden, dass kein Erfahrungssatz bestehe, nach dem der Gesamteindruck einer aus Form, Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt werde. Form und Farbe einer derart zusammengesetzten Marke könne bei einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zukommen.

Das Bestehen von Verwechslungsgefahr sei unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles umfassend zu beurteilen. Nach der siebten Begründungserwägung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 30. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke hänge das Vorliegen von Verwechslungsgefahr insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen könne, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ab.

Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Schokoladenhasen seien die eingetragene Kombination der Warenform mit weiteren Ausstattungsmerkmalen zugrunde zu legen, weil für den Umfang des Schutzes einer Marke nicht nur der Gegenstand der Eintragung, sondern auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen sei, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnehme und nicht auf verschiedene Einzelheiten achte. Deshalb könne nicht angenommen werden, dass der Gesamteindruck der Klagemarke in erster Linie durch den Wortbestandteil "Lindt GOLDHASE" geprägt werde. Es sei kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach dem der Verkehr auch bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie die Wörter gegebenenfalls in ihrer inhaltlichen Bedeutung, nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnehme. Für eine dreidimensionale Marke, die neben der Form aus einer bestimmten Farbe und weiteren Ausstattungsmerkmalen bestehe, gelte nichts anderes.

Gestaltungsmerkmale, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügten, komme regelmäßig eine für den Gesamteindruck der Gestaltung maßgebliche Bedeutung zu. Die Beurteilung, welche Bestandteile beim Gesamteindruck dominierten, könne dadurch beeinflußt sein, dass als Folge der Präsentation und Bewerbung der Marke in ihrer eingetragenen Form dem Verkehr einzelne Bestandteile als besonders herkunftshinweisend erschienen.

Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz

Mit Urteil vom 11. Januar 2007 des deutschen Bundesgerichtshofs - Aktenzeichen - I ZR 198/04 - (Handtaschen) wurde entschieden, dass Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz wegen unangemessener Ausnutzung der Wertschätzung eines nachgeahmten Produkts nach §§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG bestehen können, wenn die Gefahr einer Täuschung über die Herkunft beim allgemeinen Publikum eintritt, das bei den Käufern die Nachahmungen sieht und zu irrigen Vorstellungen über die Echtheit der Nachahmungen verleitet wird. Auch ohne Vorliegen dieser Voaussetzungen kann das Nachahmen eines fremden Produkts in Ausnahmefällen nach den Grundsätzen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes unlauter i.S. von § 3 UWG sein. Ein solcher Ausnahmefall kann unter besonderen Umständen vorliegen, wenn der Mitbewerber durch die Nachahmung wettbewerbswidrig behindert wird.

Prozessual müssen in den Fällen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes Klageantrag und Verbotsausspruch zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lassen, in welchen Merkmalen des angegriffenen Erzeugnisses die Grundlage und der Anknüpfungspunkt des Wettbewerbsverstoßes und damit des Unterlassungsgebots liegen sollen. Dabei können sich diese Merkmale auch ohne konkrete Bezeichnung für den Umfang des Verbotsausspruchs mit hinreichender Bestimmtheit aus der bildlichen Wiedergabe der konkreten Verletzungsform.

Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen. Deshalb besitzt ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Dabei ist von keinem Verlust der wettbewerblichen Eigenart auch beim Vorhandensein zahlreicher Kopien auf dem Markt auszugehen, solange der Verkehr zwischen dem Original und den Nachahmungen unterscheiden kann.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist von der Gesamtwirkung der sich gegenüberstehenden Produkte zu prüfen, ob gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des Produkts ausmachen, für das Schutz beansprucht wird.

Der Annahme einer Herkunftstäuschung kann der Umstand entgegenstehen, dass dem Verkehr das Nebeneinander von Originalen und Nachbauten bekannt ist und er deshalb davon ausgeht, dass er sich anhand bestimmter Merkmale zunächst Klarheit darüber verschaffen muss, wer das jeweilige Produkt hergestellt hat. Zwar kann es für die Annahme einer Herkunftstäuschung genügen, dass durch die Ähnlichkeit der konkurrierenden Produkte zunächst eine Täuschung hervorgerufen wird, auch wenn diese noch vor dem Kauf aufgrund einer näheren Befassung mit dem Angebot entfällt. Wenn aber die angesprochenen Verkehrskreise von dem Vorhandensein von Original und Nachahmungen Kenntnis haben, werden sie dem Angebot mit einem entsprechend hohen Aufmerksamkeitsgrad begegnen und weder im Zeitpunkt der Werbung noch beim Kauf einer Herkunftstäuschung unterliegen. Auch könne der unterschiedliche Vertriebsweg einer Herkunftstäuschung entgegenstehen, insbesondere wenn die nachgeahmten Originalprodukte ganz überwiegend nur in eigenen Einzeilhandelsgeschäften oder als solche gekennzeichneten Abteilungen anderer Einzelhändler veräußert.

Zu einer Ausnutzung der Wertschätzung könne es kommen, wenn die Gefahr der Täuschung zwar nicht bei den Abnehmern der nachgeahmten Produkte, wohl aber bei dem Publikum entstehe, das bei den Käufern die Nachahmungen sieht und zu irrigen Vorstellungen über die Echtheit verleitet wird. Nicht ausreichend sei, dass durch Herbeiführung von bloßen Assoziationen mit einem fremden Produkt Aufmerksamkeit geweckt werde. Der Schutz der Wertschätzung eines Produkts i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG sei nicht den Sonderschutzrechten mit Ausschließlichkeitsbefugnis gleichzusetzen.

Im übrigen könne wegen der grundsätzlich bestehenden Nachahmungsfreiheit nur in Ausnahmefällen das Nachahmen eines fremden Produkts als wettbewerbswidrig angesehen werden. Für die Annahme einer wettbewerbswidrigen Behinderung bedürfe es besonderer Umstände, wie zum Beispiel bei der fast identischen Nachahmung des Designs eines berühmten Produkts, ohne dass ein Grund für die Anlehnung zu erkennen wäre.. Derartige Umstände sind hier auch dann nicht ersichtlich, wenn die nachgeahmten Produkte sogar Berühmtheit erlangt hätten, solange aufgrund eines hinreichenden Abstands der sich gegenüberstehenden Produkte keine Gefahr bestehe, dass maßgebliche Teile des allgemeinen Publikums die Nachahmung für Originale hielten, sondern aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds Originale und Kopien unterscheiden könne.